BGE 92 II 48
92 II 48
7. Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. März 1966 i.S. Ulrich Steinemann
AG gegen Theodor Hymmen K.G. Regeste
Erfindungspatent. Nichtigkeit. Einschränkung.
1. Begriff der Erfindung (Art. 1 PatG). Kriterien der Neuheit,
des technischen Fortschritts und der Erfindungshöhe (Erw. 2).
2. Übertragungserfindung? Fehlen einer entsprechenden Definition
(Art. 51 Abs. 1, 52 Abs. 1 PatG; Erw. 3). Fehlende Erfindungshöhe (Erw. 4).
3. Einschränkung des Patentes wegen Teilnichtigkeit (Art. 27 und
24 Abs. 1 lit. c PatG)? Der neugefasste Patentanspruch darf nicht eine
Erfindung betreffen, die in der veröffentlichten Patentschriftnicht erwähnt
ist (Erw. 6 a). Erfindungshöhe der durch den neugefassten Patentanspruch
definierten Kombinationserfindung? (Erw. 6 b).
Sachverhalt
A.- Die Ulrich Steinemann AG in St. Gallen ist als Rechtsnachfolgerin
des Erfinders Walter Zehnder Inhaberin des am 26. Januar 1955 angemeldeten
und am 15. Juli 1959 eingetragenen schweizerischen Hauptpatentes
Nr. 339'840 für eine "Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten". Die
An sprüche lauten gemäss Patentschrift:
"Patentanspruch Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten, bei der
der Lack durch eine schlitzförmige Öffnung eines Lackbehälters auf ein
bewegtes, mit der Lackschicht zu überziehendes Objekt ausfliesst, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schlitzgiesser in einer solchen Höhe über dem zu
überziehenden Gegenstand angeordnet und die Schlitzweite so gewählt ist,
dass sich ein frei fallender Lackschleier ausbildet.
Unteransprüche
1. Vorrichtung nach Patentanspruch, gekennzeichnet durch zwei sich zu
beiden Seiten des Schlitzgiessers erstreckende Förderbänder für die zu
lackierenden Gegenstände, zwischen denen unterhalb des Schlitzgiessers
eine mit einem Vorratsbehälter für den Lack verbundene Auffangrinne für
den Lack angeordnet ist,
2. Vorrichtung nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Förderpumpe den Lack vom Vorratsbehälter in den
Schlitzgiesser fördert und dass dieser einen Überlauf zum Vorratsbehälter
hat.
3. Vorrichtung nach Patentanspruch und Unteranspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Höhe des Schlitzgiessers über den Förderbändern
und die Höhe des Überlaufes am Schlitzgiesser einstellbar sind."
Unter Benützung dieses Patentes stellt die Ulrich Steinemann AG
Maschinen zum Lackieren von Werkstücken (insbesondere Möbelteilen) her,
die wie folgt arbeiten: zwei waagrechte gleichlaufende Förderbänder, von
denen das eine dem andern in der Laufrichtung mit einem gewissen Abstand
folgt, führen die Werkstücke unter einem über der Lücke zwischen den
Förderbändern angebrachten Lackbehälter hindurch, der den Lack aus einem
quer zur Förderbahn verlaufenden waagrechten Schlitz in Form eines dichten,
beim Niederfallen sich verdünnenden Schleiers ausfliessen lässt. Die
Weite des Schlitzes und die Höhe des Lackbehälters werden so eingestellt,
dass der Schleier, auf das zweckmässige Mass verdünnt, mit einer der
Laufgeschwindigkeit der Förderbänder entsprechenden Fallgeschwindigkeit auf
die zu lackierenden Gegenstände trifft. So entsteht auf diesen Gegenständen
eine gleichmässige, von Rissen und Stauungen freie Lackschicht von der
gewünschten Dicke. Der nicht auf diese Gegenstände fallende Lack wird
durch eine zwischen den Förderbändern liegende Auffangrinne gesammelt.
B.- Die Theodor Hymmen K.G. in Bielefeld (Deutschland) stellt
gleichartige Maschinen her und lieferte mindestens eine solche in
die Schweiz. Von der Ulrich Steinemann AG mit einer am 16. Februar
1961 beim Handelsgericht des Kantons Zürich eingereichten Klage wegen
Patentverletzung belangt, erhob sie Widerklage auf Nichtigerklärung des
Patentes Nr. 339'840. Das Handelsgericht verwies dieses Begehren in
ein selbständiges Verfahren mit der Theodor Hymmen K.G. als Klägerin und
der Ulrich Steinemann AG als Beklagter. Nach Einholung eines Gutachtens
erklärte es das streitige Patent mit Urteil vom 21. September 1965
für nichtig. Die von den Sachverständigen vorgeschlagene und vom
Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum als zulässig erachtete
Einschränkung des Patentes lehnte es ab.
C.- Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung an das
Bundesgericht erklärt mit den Anträgen, die Nichtigkeitsklage abzuweisen,
eventuell das streitige Patent (nötigenfalls nach Einholung eines
ergänzenden Gutachtens) "durch folgende Fassung des Patentanspruches
teilweise zu vernichten:
Vorrichtung zum Auftragen von Lackschichten, bei der der Lack durch
eine schlitzförmige Öffnung eines Lackbehälters auf ein bewegtes mit der
Lackschicht zu überziehendes Objekt in Form eines freifallenden Schleiers
ausfliesst, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitzgiesser in seiner
Höhe über dem zu überziehenden Gegenstand einstellbar angeordnet und die
Schlitzbreite wählbar ist."
Die Klägerin beantragt die Abweisung der Berufung.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung
Erwägung 1
1.- Das streitige Patent wurde vor dem Inkrafttreten des revidierten
Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 (1. Januar 1956) angemeldet, aber erst
nachher erteilt. Daher unterliegt es in jeder Beziehung diesem Gesetze
(Gegenschluss aus Art. 112 PatG).
Erwägung 2
2.- Nach Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG ist ein Patent durch den Richter
auf Klage hin nichtig zu erklären, wenn die Voraussetzungen des ersten
Absatzes von Artikel 1 nicht erfüllt sind, d.h. wenn das Patent nicht
eine neue gewerblich anwendbare Erfindung zum Gegenstand hat.
Der Gegenstand des Patentes ist dem Patentanspruch und den
Unteransprüchen zu entnehmen. Zur Auslegung der Ansprüche, die nach Treu
und Glauben zu erfolgen hat (BGE 85 II 136 mit Hinweisen), darf gemäss
Art. 50 Abs. 2 PatG die Beschreibung herangezogen werden.
Zum Begriff der Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG gehört,
dass die technische Lehre, in der sie liegen soll, einen klar erkennbaren
technischen Fortschritt bringt und zudem Erfindungshöhe besitzt, d.h. nicht
im Bereich der Lösungen bleibt, die der Stand der Technik zur Zeit der
Patentanmeldung dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann nahelegte,
sondern auf einer schöpferischen Leistung beruht, die über eine solche
Fortentwicklung hinausgeht (BGE 85 II 138 ff. mit Hinweisen, 85 II 513,
89 II 109 und 167). Als neu gilt eine Erfindung gemäss Art. 7 Abs. 1 PatG,
wenn sie vor der Patentanmeldung weder im Inland derart offenkundig
geworden noch durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart
dargelegt worden ist, dass der Fachmann sie danach ausführen kann. Beim
Entscheid über die Fragen der Neuheit und des technischen Fortschrittes
sind die vorbekannten Lösungen der Lehre des streitigen Patentes einzeln
gegenüberzustellen. Bei Beurteilung der Erfindungshöhe ist dagegen von
dem zur Zeit der Patentanmeldung vorhandenen Stande der Technik in seiner
Gesamtheit, d.h. vom Inbegriff dessen auszugehen, was damals an Lösungen
bekannt war (BGE 89 II 109, Absatz 2 des Zitats aus dem Urteil vom 31. Mai
1955 i.S. Bollhalter gegen Fleischer GmbH).
Die vom Handelsgericht beigezogenen Sachverständigen stellten
fest, am Tag der Anmeldung des streitigen Patentes seien von den durch
den Patentanspruch und die Unteransprüche vorgeschlagenen Vorkehren
die Verwendung freifallender Lackschleier, die Höhenregelung des
Schlitzgiessers in beschränktem Masse, die Regelung der Schlitzbreite und
-länge und die Verwendung von zwei Förderbändern sowie von Auffangrinnen
und Förderpumpen für den Lack bekannt gewesen. Zum Stand der Technik
hätten auch Verbindungen von zweien oder mehreren dieser Vorkehren
gehört. Gestützt auf diese Feststellungen gelangten sie, von den
dargelegten Grundsätzen ausgehend, zum Schlusse, "dass sämtliche Ansprüche
in ihrer derzeitigen Form - auch bei jedwelcher Kombinierung untereinander
- zu keiner am Tag der Anmeldung des Patents noch schutzfähigen Erfindung
führen können." Sie verneinten auch die Frage, ob eine Übertragungs-
oder eine Funktionserfindung vorliege. Das Handelsgericht stimmte diesen
Schlussfolgerungen zu.
Die Beklagte beanstandet das angefochtene Urteil in diesem Punkte nur
insoweit, als es das Vorliegen einer Übertragungserfindung verneint. Sie
macht geltend, die Erfindung gemäss dem Streitpatent sei eine typische
Übertragungserfindung, "d.h. eine Erfindung, deren die Patentwürdigkeit
begründendes Element in der Idee zu suchen ist, eine auf anderen Gebieten
schon bekannte Idee auf ein neues technisches Gebiet anzuwenden". Als
erfinderisch betrachtet sie am streitigen Patent in seiner gegenwärtigen
Fassung nur noch den Gedanken, eine auf dem Gebiet der Tonwaren- und
der Konservenbüchsenindustrie bereits bekannte Lösung auf das Gebiet
der Möbelindustrie zu übertragen. Sie geht also heute selber davon aus,
dass der Patentanspruch und die Unteransprüche ihres Patentes eine an
sich bekannte Lösung verwerten und abgesehen vom Übertragungsgedanken
nichts enthalten, was als patentwürdige Erfindung gelten könnte. In der
Tat ist die durch den Patentanspruch und die Unteransprüche definierte
Vorrichtung als solche angesichts des Standes der Technik zur Zeit der
Patentanmeldung (besonders im Hinblick auf die deutschen Patentschriften
Nr. 156'267 und 716'829 und die britische Patentschrift Nr. 250'400)
auf jeden Fall mangels Erfindungshöhe nicht schützbar. Es bleibt daher
nur zu prüfen, ob eine patentwürdige Übertragungserfindung vorliege.
Erwägung 3
3.- Die Beklagte erblickt die nach ihrer Auffassung vorliegende
Übertragungserfindung in der Verwendung einer bestimmten Vorrichtung auf
einem Gebiet, wo sie bisher nicht verwendet wurde.
Der Patentbewerber hat nach Art. 51 Abs. 1 PatG für jedes Patent einen
Patentanspruch aufzustellen, in welchem er die Erfindung definiert. Der
Patentanspruch darf nach Art. 52 Abs. 1 PatG nur eine einzige Erfindung
definieren. Indem Art. 52 Abs. 1 PatG weiter bestimmt, dass als Erfindung
entweder ein Verfahren oder ein Erzeugnis, ein Ausführungsmittel oder
eine Vorrichtung oder eine Anwendung eines Verfahrens oder eine Verwendung
eines Erzeugnisses zu definieren sei, stellt er fest, dass es sich dabei
um verschiedene Arten von Erfindungen handelt. Will der Patentbewerber
nicht eine Vorrichtung als solche, sondern eine bestimmte Verwendung als
Erfindung patentieren lassen, so muss er das folglich im Patentanspruch
zum Ausdruck bringen.
Der Patentanspruch und die Unteransprüche des streitigen Patentes
sagen nicht, die Erfindung bestehe in der Verwendung einer bereits
anderswo benützten Vorrichtung zur Lackierung von Möbelteilen. Sie
sprechen überhaupt nicht von solchen, sondern allgemein von einem
mit einer Lackschicht zu überziehenden "Objekt" oder "Gegenstand". Die
Patentbeschreibung erwähnt das Überziehen von Möbelteilen nur als Beispiel
einer Anwendung der erfindungsgemässen Vorrichtung (".. zum Überziehen
fester Gegenstände mit einer Lackschicht, insbesondere von Möbelteilen
mit unebener Oberfläche"). Mit dieser Fassung der Ansprüche und der zu
ihrer Auslegung heranzuziehenden Beschreibung bekundete der Patentbewerber
geradezu, dass er den erfinderischen Gedanken nicht in der Verwendung der
Vorrichtung auf einem neuen Gebiet sah, sondern dass er die Vorrichtung
als solche geschützt wissen wollte, gleichgültig in welchem Gewerbezweig
sie verwendet werde.
Das streitige Patent kann daher schon mangels entsprechender Definition
der Erfindung nicht als Patent für die von der Beklagten behauptete
Übertragungserfindung Bestand haben.
Erwägung 4
4.- Die streitige Erfindung als Übertragungserfindung zu schützen, wäre
auch dann nicht möglich, wenn der Patentanspruch zum Ausdruck brächte,
dass der erfinderische Gedanke in der Verwendung der Vorrichtung auf
einem neuen Gebiet liege.
Die Übertragung einer vorbekannten Lösung auf neue Gebiete stellt in
der Regel nicht eine patentwürdige Erfindung dar, sondern gehört zu den
Vorkehren, die der Stand der Technik dem Durchschnittsfachmann nahelegt
(vgl. BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 33 zu Art. 1 PatG, S. 147). Sie wird erst
dann zur Erfindung, wenn der Gedanke, die Übertragung vorzunehmen,
über das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinausging und
daher erfinderisch war oder wenn bei der Übertragung Schwierigkeiten zu
überwinden waren (BGE 44 II 203, 56 II 148).
Die Aufgabe, eine bessere Vorrichtung für das Lackieren von
Möbelteilen zu finden, stellte sich nicht in erster Linie dem Fachmann der
Möbelindustrie, sondern jenem der Technik des Auftragens von Farben und
Begussmassen auf die verschiedensten festen Gegenstände. Für einen Fachmann
dieser - u.a. von der Maschinenindustrie gepflegten - Technik lag es nahe,
die Lösungen, die für das Überziehen von stark profilierten Tonwaren, von
Konservenbüchsen, Ziegeln und ähnlichen Gegenständen mit Glasur oder Lack
gefunden worden waren (vgl. die erwähnten ausländischen Patentschriften),
auf das Überziehen anderer Gegenstände, insbesondere auf das Lackieren
unebener Möbelteile, zu übertragen. Dass dieser Übertragung Bedenken der
Fachwelt entgegengestanden hätten (vgl. REIMER, 2. Aufl. 1958, Anm. 36 zu §
1 des deutschen PatG, S. 36), behauptet die Beklagte selber nicht. Der
Übertragungsgedanke war also nicht erfinderisch. Daran ändert nichts,
dass nicht ein Fachmann des massgebenden Zweiges der Technik, sondern
ein Schreiner das Patent anmeldete und dass die damit vorgeschlagene
Lösung im Bereich der Möbelindustrie zu einem erheblichen technischen
Fortschritt führte.
Der Umstand, dass die Verwendung der fraglichen Lösung im Gebiet
dieser Industrie lange auf sich warten liess, vermag den Schluss, dass dem
Übertragungsgedanken die Erfindungshöhe fehlte, nicht zu widerlegen. Diese
Verzögerung kann auf blosse Untätigkeit, auf das Festhalten am Bisherigen
oder - wie die Klägerin mit Recht bemerkte - auch auf die Entwicklung
des Möbelstils und der Lackfabrikation zurückzuführen sein. Auch der
Verwirklichung des erwähnten Gedankens standen keine Schwierigkeiten im
Weg, die nicht jeder durchschnittlich ausgebildete Fachmann der Technik
des Lackierens überwinden konnte.
Die Voraussetzungen für die Annahme einer patentwürdigen
Übertragungserfindung sind also nicht gegeben.
Erwägung 5
5.- Kann das streitige Patent in seiner heute vorliegenden Fassung
aus den angeführten Gründen nicht geschützt werden, so kann dahingestellt
bleiben, ob es, wie das Handelsgericht angenommen hat, auch mangels einer
die Ausführung durch den Fachmann erlaubenden Darlegung der Erfindung
durch die Patentschrift (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG) nichtig sei oder
ob in diesem Punkte die gegenteilige Auffassung der Sachverständigen den
Vorzug verdiene.
Erwägung 6
6.- Zu prüfen bleibt, ob das angefochtene Patent gemäss dem
Eventualantrag der Beklagten in Anwendung von Art. 27 und 24 Abs. 1
lit. c PatG wegen blosser Teilnichtigkeit entsprechend dem Vorschlag der
Sachverständigen einzuschränken sei.
a) Die vorgeschlagene Neufassung des Patentanspruchs definiert
eine Kombinationserfindung, die darin bestehen soll, dass die Höhe des
Schlitzgiessers über dem Werkstück einstellbar und die Schlitzbreite
wählbar ist, damit die Dicke und die Fallgeschwindigkeit des Lackschleiers
beim Auftreffen auf das Werkstück nach Wunsch geregelt werden können.
Die Einstellbarkeit der Höhe des Schlitzgiessers wird im Unteranspruch
3 erwähnt und in der Beschreibung als zweckmässig bezeichnet. Die
Beschreibung sagt auch, die Schlitzbreite (und/oder Schlitzlänge)
könne eingestellt werden, was der Patentanspruch wenigstens andeutet
("... Schlitzweite so gewählt ..."). Der Patentschrift lässt sich dagegen
nicht entnehmen, dass die Kombination dieser beiden Elemente die Erfindung
ausmache oder zu ihr gehöre. Die Sachverständigen schlagen also nicht
eine Einschränkung der angefochtenen Patentansprüche vor, sondern deren
Ersetzung durch einen Anspruch, der eine in der Patentschrift nicht
erwähnte Erfindung definiert. Eine solche Änderung ist nach Art. 27 und
24 Abs. 1 lit. c PatG nicht statthaft.
b) Die durch den neugefassten Patentanspruch umschriebene Lösung
ist zudem mangels Erfindungshöhe nicht patentwürdig. Sie unterscheidet
sich von der Erfindung gemäss der britischen Patentschrift Nr. 250'400,
die einen in der Breite verstellbaren Schlitz und einen freifallenden
Lackschleier verwendet, im wesentlichen nur dadurch, dass zu diesen
Merkmalen die Einstellbarkeit der Höhe des Schlitzgiessers über dem
Werkstück hinzutritt. Diese Verbesserung lag entgegen der Auffassung der
Sachverständigen nahe. Dass die Fallgeschwindigkeit mit der Fallhöhe
zunimmt und dass sich der Querschnitt fallender Flüssigkeitsmengen
mit zunehmender Fallhöhe verringert, bis die Flüssigkeit in Tropfen
zerfällt, gehört zu den elementaren Lehren der Physik, mit denen schon
die Erfahrung des täglichen Lebens vertraut macht. Es lag daher für einen
durchschnittlich ausgebildeten Fachmann der Lackiertechnik auf der Hand,
die Höhe des Schlitzgiessers verstellbar zu machen, wenn er erreichen
wollte, dass die Dicke und die Fallgeschwindigkeit des Lackschleiers beim
Auftreten auf das Werkstück nach Wunsch geregelt werden können.
Diese Gründe verbieten, das streitige Patent nur teilweise nichtig zu
erklären und den Patentanspruch im vorgeschlagenen Sinne neu zu fassen. Zur
Einholung eines ergänzenden Gutachtens besteht kein Anlass.
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des
Kantons Zürich vom 21. September 1965 bestätigt.