BGE 90 I 186
90 I 186
29. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. September 1964 i.S. Mount Hope
Machinery Co. gegen Eidgen. Amt für geistiges Eigentum. Regeste
Patentrecht. Wiedereinsetzung in den früheren Stand, Art. 47 Pat
G. Dem Patentinhaber ist das Verschulden seiner Hilfspersonen anzurechnen
(Erw. 1).
Hilfsperson des ausländischen Patentinhabers ist auch der ausländische
Patentanwalt (Erw. 2).
Der Patentinhaber haftet für seine Hilfspersonen nach Art. 101 OR,
nicht nach Art. 55 OR (Erw. 3).
Hilfspersonen des Patentinhabers sind auch die Büroangestellten des
Patentanwalts (Erw. 4).
Verschulden der Hilfspersonen (Erw. 5, 6).
Sachverhalt
A.- Die Mount Hope Machinery Co. in Taunton (USA) war Inhaberin des
schweiz. Patents Nr. 338 422. Als schweizerischer Vertreter gemäss Art. 13
PatG war Patentanwalt Isler in Zürich im Patentregister eingetragen.
Dieses Patent erlosch wegen Nichtbezahlung der 9. Jahresgebühr, für
welche die Zahlungsfrist am 18. November 1962 ablief. Von der Möglichkeit,
das Patent gemäss Art. 46 PatG wiederherstellen zu lassen, machte die
Inhaberin nicht Gebrauch.
B.- Am 14. Oktober 1963 liess die Patentinhaberin beim Amt das
Gesuch einreichen, sie sei gemäss Art. 47 PatG in die am 18. Februar 1963
abgelaufene Wiederherstellungsfrist wieder einzusetzen.
Diesem Gesuch liegt der folgende, unbestrittene Sachverhalt zugrunde:
In den USA war die Patentinhaberin seit 1960 durch das Anwaltsbüro
Kenway, Jenney & Hildreth, Boston (im folgenden: Büro Kenway) vertreten;
die Patentüberwachung besorgte das Patentanwaltsbüro Singer & Carlberg,
New York (im folgenden: Büro Singer). Dieses hatte Patentanwalt Isler
den Auftrag zur Vertretung des Patentes in der Schweiz erteilt. Isler
erinnerte mit Schreiben vom 5. April 1962 und 17. September 1962 das Büro
Singer an die Fälligkeit der Jahresgebühr. Am 10. Dezember 1962 machte
er darauf aufmerksam, dass das Patent wegen Nichtbezahlung der Gebühr
am 18. November 1962 erloschen sei, aber innert drei Monaten seit diesem
Datum wiederhergestellt werden könne.
Die Patentinhaberin hatte jedoch anfangs 1962 dem Büro Singer
die Patentüberwachung entzogen und sie ebenfalls dem Büro Kenway
übertragen. Das Büro Singer erachtete sich daher als nicht mehr
verantwortlich und leitete weder die Mahnungen von Patentanwalt Isler an
die Patentinhaberin oder das Büro Kenway weiter, noch gab es Isler vom
erfolgten Wechsel in der Patentvertretung Kenntnis.
Am 16. April 1962 ersuchte das Büro Kenway den Patentanwalt Braun in
Basel, die Vertretung des Patentes in der Schweiz zu übernehmen. Braun
antwortete am 24. Mai 1962, das Patent werde bereits von Isler
vertreten, weshalb das Büro Kenway sich mit diesem in Verbindung setzen
solle. Daraufhin beauftragte der zuständige Sachbearbeiter im Büro Kenway,
Rechtsanwalt Ericson, seine Sekretärin, Patentanwalt Isler um Auskunft
über den Stand des Patentes zu bitten. Dieses Schreiben wurde jedoch
infolge eines Versehens der Sekretärin nie ausgefertigt.
Am 28. August 1963, anlässlich einer routinemässigen Kontrolle,
wurde im Büro Kenway der Verfall des Patentes festgestellt und im
Anschluss hieran Patentanwalt Braun mit der Einreichung des vorliegenden
Wiedereinsetzungsgesuches beauftragt.
C.- Das Eidgen. Amt für geistiges Eigentum wies mit Verfügung vom
15. April 1964 dasWiedereinsetzungsgesuch ab. Es nahm an, die Versäumung
der in Frage stehenden Fristen sei auf das Verschulden des Sachbearbeiters
Ericson im Büro Kenway zurückzuführen, das sich die Patentinhaberin
anrechnen lassen müsse.
D.- Gegen diese Verfügung hat die Patentinhaberin die
verwaltungsgerichtliche Beschwerde an das Bundesgericht ergriffen. Sie
beantragt, es sei ihr die Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu
gewähren.
E.- Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum beantragt, die Beschwerde
abzuweisen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Gemäss Art. 47 Abs. 1 PatG kann dem Patentinhaber, der die
Wiederherstellungsfrist des Art. 46 PatG versäumt hat, Wiedereinsetzung
in den früheren Stand gewährt werden, wenn er glaubhaft macht, dass ihn an
der Nichteinhaltung der Frist kein Verschulden trifft. Bei der Prüfung der
Frage, ob die Voraussetzung der Schuldlosigkeit im Sinne dieser Bestimmung
erfüllt sei, ist nach der Rechtsprechung dem Patentinhaber in analoger
Anwendung von Art. 101 OR ein Verschulden des von ihm beigezogenen
Patentanwalts, wie auch ein Verschulden von Angestellten und anderen
Hilfspersonen desselben, ebenfalls anzurechnen (BGE 87 I 219 ff., 90 I
51 ff.).
Erwägung 2
2.- Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass trotz dem Wortlaut von
Art. 47 Abs. 1 PatG, der nur vom Verschulden des Patentinhabers spricht,
beim Entscheid über die Zulässigkeit der Wiedereinsetzung grundsätzlich
auch ein Verschulden des von jenem als Vertreter beigezogenen
Patentanwalts in Betracht zu ziehen ist. Sie vertritt jedoch die
Auffassung, bei einem Patentinhaber mit Wohnsitz im Ausland dürfe neben
dessen eigenem Verschulden nur dasjenige seines schweizerischen Vertreters
herangezogen werden, nicht dagegen auch das Verschulden des ebenfalls
mitwirkenden ausländischen Vertreters. Das soll sich daraus ergeben,
dass die Botschaft des Bundesrates vom 25. Juni 1950 zum rev. PatG zu
der in Frage stehenden Bestimmung ausführt: "Hat er (der Patentinhaber)
einen Vertreter bestellt, der an seiner Stelle mit dem Amt zu verkehren
hat, so fällt ein Mangel an Sorgfalt des Vertreters dem Vertretenen zur
Last." (BBl 1950 I S. 1033). Mit dem Amt zu verkehren habe aber nicht der
ausländische, sondern ausschliesslich der schweizerische Vertreter, zu
dessen Bestellung Art. 13 PatG den ausländischen Patentinhaber verpflichte.
Diese Auffassung ist abzulehnen. Das Bundesgericht ist dazu gelangt,
dem Patentinhaber auch ein Verschulden seines Vertreters anzurechnen,
weil ein solcher in den meisten Fällen beigezogen wird und daher die
Wiedereinsetzung zur Regel würde, wenn der Patentinhaber nicht auch für das
Verschulden des Vertreters einzustehen hätte. Dabei liess sich das Gericht
von der Überlegung leiten, wer zur Erfüllung von Pflichten oder Ausübung
von Rechten Hilfspersonen beiziehe, statt selber zu handeln, habe gleich
wie in den von Art. 101 OR erfassten Fällen die aus einer Nichterfüllung
oder Nichtausübung entstehenden Folgen auf sich zu nehmen; er solle sich
seinen eigenen Pflichten und Obliegenheiten nicht dadurch entziehen können,
dass er Hilfspersonen einsetze (BGE 87 I 219 f.). In diesem Sinne sind
auch die von der Beschwerde angerufenen Ausführungen in der Botschaft
zum rev. PatG zu verstehen. Weitergehende Schlussfolgerungen lassen sich
dagegen aus ihnen nicht ziehen. Insbesondere wäre es gekünstelt, aus der
beiläufigen Erwähnung des Umstandes, dass der Vertreter des Patentinhabers
an dessen Stelle mit dem Amt verkehrt, herauslesen zu wollen, es dürfe
nur das Verhalten des obligatorisch zu bestellenden schweizerischen
Vertreters des ausländischen Patentinhabers berücksichtigt werden, während
das Verhalten des regelmässig in erster Linie beigezogenen ausländischen
Patentanwalts ausser Betracht zu bleiben habe. Denn auch für diesen trifft
in gleicher Weise wie für den schweizerischen Vertreter die Überlegung zu,
dass der Patentinhaber seine eigene Verantwortlichkeit nicht durch den
Beizug von Hilfspersonen vermindern könne. Das Bundesgericht hat denn auch
im Falle BGE 87 I 219 ff. dem Umstand, dass es sich um das Verhalten eines
ausländischen Patentvertreters handelte, keine Beachtung geschenkt. Auch
die Literatur macht keinen Unterschied zwischen dem ausländischen und dem
inländischen Vertreter (BLUM/PEDRAZZINI, PatG Art. 47 Anm. 7, S. 670 f.;
DÜRR, PatG Art. 47 Ziff. I d 2). Ebenso betrachten die deutsche Lehre
und Rechtsprechung den ausländischen Korrespondenzanwalt als Vertreter,
dessen Verschulden nicht einen "unabwendbaren Zufall" im Sinne von § 43 des
deutschen PatG darstelle (BENKARD, PatG 4. Aufl., § 43 N. 5 S. 858 oben).
Die sinngemässe Auslegung von Art. 47 Abs. 1 PatG ergibt somit,
dass auch das Verschulden des ausländischen Patentvertreters eine
Wiedereinsetzung ausschliesst.
Erwägung 3
3.- Die Beschwerdeführerìn macht geltend, wenn Art. 47 Abs. 1
PatG in diesem Sinne ausgelegt werde, ergebe sich eine Gesetzeslücke
bezüglich der Folgen, welche die Haftung für die Hilfspersonen für den
Patentinhaber nach sich ziehe. Diese Lücke sei nicht durch Heranziehung
von Art. 101 OR auszufüllen, wie das Amt gestützt auf die Rechtsprechung
des Bundesgerichts annehme, sondern es sei vielmehr Art. 55 OR mit der
dort vorgesehenen Exkulpationsmöglichkeit anzuwenden.
Eine Gesetzeslücke liegt jedoch nicht vor. Ob der Patentinhaber dem Amt
gegenüber das Verhalten seines Patentanwaltes und weiterer Hilfspersonen
nach den Regeln von Art. 101 OR oder von Art. 55 OR zu vertreten habe,
ist eine Frage der weiteren Auslegung von Art. 47 PatG. Diese Frage ist
durch die Rechtsprechung (BGE 87 I 219 ff., 90 I 51 ff.) zugunsten der
Anwendbarkeit von Art. 101 OR entschieden worden. Die Heranziehung von
Art. 55 OR wurde abgelehnt, weil diese Bestimmung die Verantwortlichkeit
des Geschäftsherrn für den Schaden regelt, den seine Hilfsperson einem
Dritten durch unerlaubte Handlung beigefügt hat; im Falle des Art. 47
PatG dagegen treffe der Nachteil aus dem Versagen der Hilfsperson nicht
einen Dritten, sondern den Geschäftsherrn, d.h. den Patentinhaber selbst,
weshalb er die Folgen des Beizugs der Hilfsperson gleich wie in den Fällen
des Art. 101 OR auf sich nehmen müsse.
Die Beschwerdeführerin erachtet die Heranziehung von Art. 101 OR als
unstatthaft, weil diese Bestimmung einem gänzlich anders gearteten Zweck
zu dienen habe als Art. 47 PatG. Art. 101 OR wolle die Tauschgerechtigkeit
in den gegenseitigen Vertragsleistungen gewährleisten, bei Art. 47 PatG
dagegen gehe es bloss darum, im Interesse der Rechtssicherheit eine
straffe patentrechtliche Ordnung zu schaffen.
Auf die Zweckbestimmung der beiden Vorschriften kommt für die hier zu
entscheidende Frage jedoch nichts an. Was die Heranziehung von Art. 101
OR rechtfertigt, ist gemäss den Ausführungen in BGE 87 I 219 ff. die
Ähnlichkeit des Sachverhalts, nämlich der Beizug von Hilfspersonen,
deren Versagen sich unmittelbar zum Nachteil des Geschäftsherrn auswirkt.
Die Beschwerdeführerin glaubt, die Anwendbarkeit von Art. 55 daraus
ableiten zu können, dass im Falle des Art. 47 PatG auch materielle
Interessen Dritter in Frage stehen, die durch das Versäumnis betroffen
werden. Art. 47 PatG betrifft jedoch ausschliesslich das Verhältnis
des Patentinhabers zum Amt; die Auswirkungen des ihm zur Last fallenden
Versäumnisses auf Dritte werden durch Art. 48 PatG mit dem dort zugunsten
gutgläubiger Dritter vorgesehenen Mitbenützungsrecht erschöpfend geregelt.
Es ist somit daran festzuhalten, dass dem Patentinhaber das Verhalten
seiner Hilfspersonen nach den Grundsätzen von Art. 101 OR anzurechnen ist.
Erwägung 4
4.- Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, ein Versäumnis,
das auf ein Versehen eines untergeordneten Büroangestellten des
Patentvertreters zurückzuführen sei, dürfe dem Patentinhaber nicht zur Last
gelegt werden, wenn bei der Auswahl, der Instruktion und der Überwachung
des Angestellten die gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.
Eine solche Unterscheidung zwischen dem Verschulden des Patentanwaltes
oder des von ihm mit der Behandlung des Geschäftes beauftragten Substituten
einerseits und demjenigen blossen Büropersonals anderseits wird von
der deutschen Rechtsprechung gemacht, die das Verschulden eines sonst
zuverlässigen und erprobten Büroangestellten als "unabwendbaren Zufall"
im Sinne von § 43 PatG bewertet (BENKARD, PatG § 43 N. 5 S. 858). Nach
der Ansicht von BLUM/PEDRAZZINI (PatG Art. 47 Anm. 7, S. 674 f. lit. b)
ist diese Unterscheidung auch für das schweizerische Recht zu übernehmen.
Das Bundesgericht hat eine solche Lösung in BGE 85 I 71 ebenfalls in
Erwägung gezogen, ohne jedoch damals zu der Frage abschliessend Stellung
zu nehmen. In der späteren Rechtsprechung (BGE 87 I 221, 90 I 55 Erw. 4)
wurde sie dann jedoch abgelehnt, da auch Angestellte des Patentanwalts
mittelbare Hilfspersonen des Vertretenen seien. Diese Lösung steht im
Einklang mit der Rechtsprechung zu Art 35 OG, wonach bei Fristversäumnis
eine Partei sich auch das Verschulden des Angestellten ihres Anwalts
entgegenhalten lassen muss (BGE 85 II 47, 78 IV 132 Erw. 2).
Die Beschwerdeführerin erachtet diese Rechtsprechung als zu streng;
sie bedeute eine unerträgliche Bedrohung für den Patentanwalt, da seine
Existenz jederzeit durch blosse Versehen eines Büroangestellten vernichtet
werden könne.
Diese Befürchtung ist unbegründet. Der Patentanwalt kann die erwähnten
schweren Folgen dadurch von sich abwenden, dass er dem Patentinhaber
gegenüber seine Haftung für Hilfspersonen gemäss Art. 101 Abs. 2 OR
einschränkt.
Es besteht somit kein Anlass zu der mit der Beschwerde beantragten
Änderung der Rechtsprechung.
Erwägung 5
5.- Ist an der in Erw. 1 dargelegten Rechtsprechung festzuhalten,
so scheitert das vorliegende Wiedereinsetzungsgesuch schon daran,
dass das in Frage stehende Versäumnis der Wiederherstellungsfrist auf
das Verschulden der Sekretärin im Büro Kenway zurückzuführen ist; denn
diese hat den ihr vom Sachbearbeiter Ericson erteilten Auftrag, sich
bei Patentanwalt Isler nach dem Stand des Patents zu erkundigen, nicht
ausgeführt. Dass sie an dieser Unterlassung kein Verschulden treffe, wird
mit der Beschwerde nicht geltend gemacht, sondern lediglich ausgeführt,
es handle sich um ein blosses Versehen einer sonst zuverlässigen und
erprobten Angestellten. Dieser Umstand könnte aber nur berücksichtigt
werden, wenn die Haftung des Büros Kenway nach den Grundsätzen von Art. 55
OR zu beurteilen wäre, was eben nicht zutrifft.
Erwägung 6
6.- Abgesehen hievon müsste der Beschwerde der Erfolg versagt bleiben,
weil auch den mit der Behandlung des Geschäftes im Büro Kenway beauftragten
Mitarbeiter, Rechtsanwalt Ericson, in mehrfacher Beziehung ein Verschulden
trifft.
Die Überwachung des in Frage stehenden schweizerischen Patents war
dem Büro Kenway Anfang 1962 übertragen worden. Dem Sachbearbeiter Ericson
musste bekannt sein, dass das schweizerische Recht dem ausländischen
Patentinhaber die Bestellung eines in der Schweiz niedergelassenen
Vertreters zur Pflicht macht; er musste auch wissen, dass jedes Jahr
Patentgebühren zu entrichten sind, deren Nichtbegleichung nach Ablauf
bestimmter Fristen zum Erlöschen des Patentes führt. Die Sorgfalt
eines umsichtigen Geschäftsmannes, für die er einzustehen hat, hätte
ihn daher veranlassen sollen, sich beim Büro Singer, das bis dahin die
Patentüberwachung besorgt hatte, danach zu erkundigen, wer das Patent in
der Schweiz vertrete; ebenso hätte er das Büro Singer auffordern sollen,
allenfalls noch bei ihm eingehende Mitteilungen des schweizerischen
Vertreters an das Büro Kenway weiterzuleiten. Bei diesem Vorgehen hätte
er sich rechtzeitig mit Patentanwalt Isler in Verbindung setzen können
und dessen Mahnungen bezüglich der fälligen Patentgebühr erhalten, so
dass der Verfall des Patentes sich hätte vermeiden lassen.
Ericson hat statt dessen allerdings mit Schreiben vom 16. April
1962 den Patentanwalt Braun in Basel um die Übernahme der Vertretung
des Patentes in der Schweiz ersucht, und als er von diesem den Bescheid
erhielt, das Patent werde bereits von Patentanwalt Isler vertreten, gab
er Ende Mai 1962 seiner Sekretärin die Weisung, sich bei Isler nach dem
Stand des Patentes zu erkundigen. Bei diesem Schreiben handelte es sich
keineswegs um ein blosses "Routineschreiben", da von ihm unter Umständen
der Bestand des Patentes abhängen konnte. Ericson wäre daher verpflichtet
gewesen, sich zu vergewissern, ob das Schreiben ausgefertigt und versandt
worden sei. Statt dessen kümmerte er sich nicht mehr weiter um die Sache
und unterliess bis im August 1963, also während mehr als eines Jahres,
überhaupt jeden Schritt, der das Erlöschen des Patentes hätte hindern
können. Das Amt hat daher mit Rücksicht auf dieses Verschulden die
Wiedereinsetzung zu Recht verweigert.
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.