BGE 90 II 259
90 II 259
30. Estratto della sentenza 10 marzo 1964 della I Corte civile nella
causa Schwarzkopf contro Castelli. Regeste
Art. 6 MSchG, Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG.
Die für kosmetische Artikel bestimmte, einen schwarzen menschlichen
Kopf darstellende Bildmarke ist in Verbindung mit der Wortmarke Schwarzkopf
schutzfähig.
Eine später eingetragene Bildmarke, die sich von der älteren nur
dadurch unterscheidet, dass der Kopf weisse Streifen aufweist und die
Haare anders gewellt sind, kann zu Verwechslungen Anlass geben.
Sachverhalt
A.- La ditta Hans Schwarzkopf, in Amburgo-Altona, produce e
vende prodotti chimici diversi, segnatamente cosmetici per la cura dei
capelli. Dal 1924 ha fatto registrare anche in Svizzera tre sue marche:
la prima, meramente figurativa, attualmente iscritta sotto N. 120'686,
raffigura in nero la sagoma di una testa d'uomo; la seconda, registrata
sotto N. 158'258, raffigura pure la testa umana nera ma è seguita dalla
parola "Charme" in neretto; la terza, N. 158'254, è meramente verbale e
costituita dall'indicazione "Schwarzkopf Shampoon Shampoon Tête-Noire".
Il 3 aprile 1954, il dott. Vero Castelli, autore di una formula chimica
di lozione per i capelli, ha depositato presso l'Ufficio federale della
proprietà intellettuale una marca che venne registrata sotto N. 150'642,
concernente un "Prodotto farmaceutico e cosmetico a base di amino acidi" e
raffigurante una testa nera di donna tratteggiata in bianco con i capelli
al vento a cui è sovrapposta la sigla NH2. Tuttavia, nei prospetti e
negli imballaggi, la testa femminile è riprodotta completamente in nero
su sfondo giallo e la sigla NH2 risulta in bianco.
La ditta Schwarzkopf, ritenuto che la figura depositata dal
dott. Castelli poteva ingenerare confusione con le sue marche, invitò
quest'ultimo ad astenersi dall'uso della marca N. 150'642 ed a provvedere
perchè la medesima fosse radiata dal registro. Il 2 settembre 1962,
visto che le sue diffide erano rimaste infruttuose, Schwarzkopf convenne
Castelli davanti alla Camera civile del Tribunale di appello del Canton
Ticino, domandando di ordinare la radiazione della marca controversa,
di proibirne al titolare qualsiasi uso e di riconoscere il convenuto
colpevole di concorrenza sleale.
B.- La petizione di Schwarzkopf è stata respinta dalla Corte cantonale
con sentenza 18 settembre 1963, le cui motivazioni possono essere riassunte
come segue.
Contrariamente a quanto afferma il convenuto, la figura di una testa
umana non costituisce un cosiddetto segno libero che, a causa della sua
generale divulgazione, abbia perso ogni sua individualità e sia divenuto
segno comune per indicare un determinato genere di merce. Infatti, tale
figura non indica, per sè sola, alcuna merce; può indicarla soltanto
qualora, grazie ad ulteriori elementi distintivi, sia messa in relazione
con la provenienza di un determinato prodotto. Tale è il caso per le
marche della ditta Schwarzkopf nelle quali il colore nero della sagoma
di testa d'uomo è messa in relazione con il nome della ditta produttrice
(schwarzer Kopf).
Tuttavia, un segno inizialmente individuale può diventare di pubblico
dominio qualora sia usato liberamente dalla generalità dei produttori di
una determinata merce ed abbia così definitivamente perso ogni potere
distintivo. In concreto non è provato che una siffatta divulgazione
del controverso segno, come indicazione di cosmetici per i capelli,
si sia verificata.
Invece si deve ammettere che la suindicata figura sia un segno
debole, vale a dire che non ha uno spiccato carattere distintivo, così
che per imporsi all'attenzione del pubblico debba presentarsi in forme o
combinazioni particolari che le conferiscano una individualità. Altrettanto
dicasi quando l'interessato tollera l'uso di marche più o meno analoghe
alla sua, conseguendo il risultato che il pubblico si abitua alla
coesistenza di marche poco differenziate.
Tale è il caso anche per la marca Schwarzkopf. Come risulta dagli
atti, da una ventina di anni a questa parte sono state depositate almeno
una dozzina di marche per prodotti cosmetici aventi come segno dominante
la figura di una testa umana, così che l'attrice non è più legittimata a
rivendicare l'uso esclusivo di quella figura. Essa ha soltanto il diritto
di esigere che la nuova marca differisca sufficientemente per evitare una
facile confusione con la marca già iscritta. Le marche delle due parti,
pur considerando irrilevante la sovrapposizione della sigla NH2 in quella
del dott. Castelli, si distinguono facilmente in modo da escludere una
facile confusione. Quella del convenuto pone l'accento sulla lunga e
animata chioma al vento e colpisce con questo elemento caratteristico
e predominante l'attenzione del pubblico e, pertanto, si differenzia
chiaramente da quella dell'attrice.
C.- Schwarzkopf ha tempestivamente interposto al Tribunale federale
un ricorso per riforma, con il quale domanda l'annullamento della
sentenza cantonale e l'accoglimento delle sue domande petizionali. Le
sue argomentazioni possono essere riassunte come segue.
La Corte cantonale, esaminando la possibilità di confusione
fra le marche delle due parti, ha considerato per l'attrice solo le
due registrate ai N. 120'686 e 158'254, trascurando la marca mista,
figurativa e verbale N. 158'258 che maggiormente si presta a confnsione
con quella del convenuto. Già per questa ragione la sentenza cantonale
deve essere annullata.
Ad ogni modo, la Corte cantonale, ammettendo che la marca del convenuto
si differenzia sufficientemente da quelle dell'attrice, precedentemente
depositate, ha violato l'art. 6 LMF. Non è vero che queste marche
costituiscano segni deboli. L'elemento colorativo, la cui rilevanza è stata
sottovalutata dalla Corte di appello, è così importante che l'attrice si
era dichiarata disposta a consentire al dott. Castelli l'uso della figura
di testa umana in altro colore. Questi, respingendo una proposta in tal
senso, ha dimostrato di voler trarre profitto dalla possibile confusione
con i prodotti, universalmente noti, della ditta Schwarzkopf. Egli ha
d'altronde confermato questa sua intenzione facendo uso, nei prospetti e
negli imballaggi, di una figura completamente nera, anzichè della sagoma
tratteggiata riprodotta nella sua marca. Se avesse anche solo tentato di
distinguere la sua marca da quella dell'attrice, avrebbe determinato il
suo segno di testa umana in una foggia e soprattutto in un colore diverso.
Comunque, modificando nella pratica, senza plausibile motivo, la marca
depositata, il dott. Castelli ha aumentato il rischio di confusione e si è,
quindi, reso colpevole anche di concorrenza sleale.
L'addebito fatto dalla Corte cantonale all'attrice, di aver indebolito
le sue marche tollerando anche nelle marche di terzi l'uso della figura
di testa umana, è infondato. Comunque, la Corte cantonale ha riconosciuto
che la figura nera di testa umana non costituisce segno libero, per cui
il diritto dell'attrice alla tutela della sua marca sarebbe innegabile,
anche se la stessa avesse tollerato in un caso l'uso di una marca similare.
D.- Il convenuto propone di respingere il ricorso. In particolare,
egli contesta la ricevibilità delle critiche agli accertamenti di fatto
esposte dalla ricorrente e nega che l'attrice gli abbia fatto la proposta
di far uso del segno della testa umana in un altro colore. Egli avrebbe
acconsentito ad una soluzione in tal senso della vertenza, ma l'attrice
non avrebbe accettato tale proposta.
E.- Il Tribunale federale ha accolto il ricorso,
Auszug aus den Erwägungen:
Considerando in diritto:
Erwägung 1
1.- .....
Erwägung 2
2.- In questa sede, il convenuto più non sostiene che la marca
dell'attrice costituisca un segno di dominio pubblico designante per
se stesso un determinato prodotto e, quindi, a'sensi dell'art. 3 cpv. 2
LMF, non suscettibile di protezione. Il contrario giudizio espresso nella
sentenza impugnata dovrebbe del resto essere condiviso, perchè è evidente
che la testa umana non può raffigurare, senza un particolare lavoro di
immaginazione e di associazione di idee, un determinato prodotto e una
determinata provenienza.
Invece, potrebbe disputarsi se la figura in questione non sia
divenuta da marca protetta, segno libero ed abbia perso ogni potere
distintivo individuale a motivo della sua generale divulgazione nel
commercio di un determinato prodotto. Senonchè ciò esigerebbe che una
siffatta trasformazione avesse annullato presso la cerchia di tutti
gli interessati la consapevolezza della appartenenza della marca ad un
determinato prodotto o ad un determinato produttore (RU 62 II 325, 83 II
219). Ora, secondo gli accertamenti vincolanti della sentenza impugnata,
ciò non è provato, non bastando, per ammettere un uso generalizzato,
che un certo numero di produttori di lozioni per capelli abbiano usato
ed usino un profilo di testa nella loro marca.
Erwägung 3
3.- Ciò stante, il segno depositato dall'attrice poteva costituire
oggetto di una marca di fabbrica. Ne consegue che la marca successivamente
depositata dal convenuto è valida soltanto se, a'sensi dell'art. 6 cpv. 1
LMF, si distingue per caratteri essenziali da quella del ricorrente.
Per accertare l'adempimento di questa condizione, giova esaminare
separatamente le marche delle due parti, determinando l'impressione
generale e durevole che i diversi elementi essenziali lasciano nella mente
dei presumibili compratori. In proposito si deve tener conto del grado
di attenzione che è lecito attendersi dalla clientela interessata, avuto
riguardo che, qualora le controverse marche concernano merci destinate al
medesimo uso, l'acquirente non presta di regola una particolare attenzione
(RU 83 II 220, 87 II 36 consid. 2 b, 88 II 376, 379).
a) La figura di testa umana, riprodotta nella marca dell'attrice, può
essere utilizzata come simbolo di svariati prodotti, ma non indica per sè
sola una determinata provenienza dei medesimi. Essa ha potuto perciò essere
impiegata, nello spazio di una ventina di anni, per rappresentare almeno
nove diversi prodotti cosmetici di altrettanti produttori. Si potrebbe
pertanto conseguirne che abbia una individualità insignificante e che
l'abbia persa in virtù dell'uso commerciale generalizzato, e concludere
che, come statuito nella giurisprudenza, trattasi di un segno debole non
opponibile a marche successive per difetto di potere distintivo (RU 63
II 285, 73 II 188, 79 II 100, 83 II 221).
Tuttavia un segno che, nelle sue forme generiche, può apparire debole,
può nondimeno assumere una propria individualità ed essere, quindi,
degno della tutela legale, se si presenta in fogge o combinazioni che ne
richiamino la provenienza nella memoria della clientela interessata (RU 58
II 454/55); oppure quando, grazie ad una lunga pratica e ad una pubblicità
appropriata, appaia nella cerchia degli interessati come il normale segno
distintivo di una determinata casa produttrice (RU 83 II 221 e citazioni).
In concreto, l'attrice non rivendica il segno generico di una
testa umana, ma quello particolare di una testa nera che costituisce
l'espressione figurativa del suo nome. Per un elementare fenomeno
psicologico, una siffatta marca è suscettibile di provocare nella clientela
l'immediata immedesimazione della immagine riprodotta sull'imballaggio
con il nome della ditta produttrice. Al riguardo, poco importa che tale
individuazione si verifichi solo per effetto del colore: la giurisprudenza
ha ripetutamente statuito che il colore della marca, grazie all'impressione
che scolpisce nella memoria dell'acquirente, possiede una speciale forza
individuatrice, onde, in particolari combinazioni con altri elementi,
merita la protezione legale (RU 58 II 454/55, 61 II 385).
Non vi è dubbio che i prodotti della ricorrente si sono da tempo
imposti nel commercio nel tipico segno della testa nera; tanto più che
l'attrice, valendosi di un suo diritto, ha approfittato dello speciale
potere di individuazione del suo nome, riproducendolo anche in una marca
verbale. È vero che la ricorrente, tollerando l'esistenza di un certo
numero di marche analoghe, può aver conseguito un indebolimento della sua
nei confronti di quelle marche, ma tale circostanza non le impedisce di
opporsi ad una nuova marca che non si distingua sufficientemente dalla
propria, visto che quest'ultima - come sopra dimostrato - non è diventata
di pubblico dominio (RU 73 II 61 consid. 1, 189 consid. 4, 76 II 394).
La marca dell'attrice possiede quindi un potere distintivo certo. Per
stabilire se una marca successivamente depositata si distingua
sufficientemente dalla medesima e sia quindi legittima, occorre poi
tener conto che i relativi prodotti sono acquistati sia da persone del
ramo, come profumieri e parrucchieri, sia dalla massa dei consumatori,
dai quali, già per la varietà dei prodotti del genere, non è possibile
nè attendersi nè pretendere un'attenzione più che superficiale, di modo
che una rassomiglianza anche lontana è sufficiente a far scambiare un
prodotto per l'altro.
b) Contrariamente a quanto esposto nella sentenza impugnata,
la marca depositata dal convenuto, vista nel suo aspetto generale,
lascia nella memoria dell'acquirente in primo luogo il ricordo di un
profilo di testa umana e in secondo luogo quello del colore nero di tale
profilo. La tratteggiatura nera, come è ad esempio presente sulle fiale,
invece della colorazione piena nera, non è, soprattutto se i tratti sono
molto vicini l'uno all'altro, un elemento di distinzione sufficiente
per modificare durevolmente e per caratteri essenziali l'impressione
d'assieme. Il dettaglio della chioma al vento non possiede un potere di
richiamo così elevato da sovrapporsi all'immagine dominante del profilo
di testa nera, segnatamente per chi non leghi l'acquisto all'esercizio
di una particolare attenzione, come in concreto, ove si tratta di un
prodotto di uso abbastanza frequente e che non esige una spesa fuori
dell'ordinario. La formula chimica NH2 sovrapposta alla figura, come
ha già rilevato la Corte cantonale, non ha significato per il pubblico
acquirente, che non è costituito di chimici o di farmacisti e non è
che un'indicazione sulla composizione della lozione. Essa potrebbe anzi
contribuire a far credere che si tratti unicamente di una specialità del
medesimo fabbricante. Ciò basterebbe per ammettere il rischio di confusione
che la legge intende appunto evitare (RU 61 II 56, 87 II 38 e citazioni).
La marca del convenuto adotta il concetto espresso in quella della
controparte senza possedere, a sua volta, una particolare originalità
grafica (non lo è il profilo di una testa di donna invece che di uomo)
che imprima nel ricordo un'immagine differente, ed essendo così idonea
a suscitare un'analoga associazione di idee, rende più difficile
l'identificazione della provenienza dei due prodotti. Esiste quindi
senz'altro il rischio che l'acquirente metta il prodotto del convenuto
in relazione con quelli della ditta attrice e gli attribuisca la medesima
provenienza. Il pericolo di confusione aumenta, qualora il convenuto usi
la propria marca, come effettivamente avviene, non con la figura di testa
di donna tratteggiata secondo il deposito e l'iscrizione nel registro,
bensì con colorazione nera piena.
Ciò vale anche nel confronto con la marca verbale dell'attrice
(Schwarzkopf/Tête noire), che traduce in parole il contenuto essenziale
della figura, come a sua volta la marca figurativa è la rappresentazione
grafica del contenuto essenziale del nome della ditta attrice (cfr. anche
MATTER, p. 114; TROLLER, Immaterialgüterrecht vol. I p. 251).
Occorre infine tener presente che il convenuto avrebbe potuto
scegliere facilmente un altro profilo od un'altra figura o disegno
di testa umana e comunque un profilo che si differenziasse da quello
dell'attrice soprattutto nel colore e non solo in un elemento, nel caso
in esame accessorio e secondario, come l'aspetto della capigliatura.
Il Reichsgericht ha, è vero, respinto un'azione della Schwarzkopf
contro una ditta che aveva pure adottato nella sua marca una figura di
testa nera, ma esso ha motivato il suo giudizio, facendo rilevare che,
in tal caso, la figura di testa nera appariva d'importanza del tutto
accessoria e marginale, poichè l'accento principale e quasi esclusivo eravi
posto sui lunghi capelli ondulati e perchè all'elemento figurativo era
aggiunta la marca verbale "Wella" o "Wellin" con una sottolineatura pure
ondulata, richiamante immediatamente l'idea dell'onda e capelli ondulati
(Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, pag. 216
e seg.). Questi elementi distintivi non si ritrovano nella marca del
convenuto. La capigliatura al vento non sovrasta il profilo della testa
nera e la figura così creata non possiede una originalità così spiccata
da creare una marca nuova con significato autonomo, tale da escludere
ragionevolmente il rischio di confusione con le marche dell'attrice.
Erwägung 4
4.- Contro l'uso in qualità di marca di una figura diversa da quella
registrata stanno a favore dell'attrice le azioni previste dalla LMF. Il
fatto di usare la marca in una forma diversa da quella depositata ed ancor
più simile a quella dell'attrice costituisce, tuttavia, nelle concrete
circostanze, anche un atto di concorrenza sleale, essendo procedimento
idoneo a ingenerare confusione con la merce altrui (art. 1 cpv. 2 lett. d
LCS: cf. anche RU 82 II 236 in medio). È altresì atto di concorrenza
sleale, secondo la norma testè citata applicabile cumulativamente con
la LMF, l'uso da parte del convenuto della marca imitata, su prospetti
e stampati (RU 87 II 39 consid. 3).