BGE 133 III 360
Urteilskopf
133 III 360
43. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa
A. GmbH contro B. International AG e B. AG nonché Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) 4P.243/2006 del 6 marzo 2007
Regeste
Lizenzvertrag; fristlose Kündigung des Vertrages aus wichtigen Gründen;
vorsorgliche Massnahmen.
Wirkungen einer nicht durch wichtige Gründe gerechtfertigen
Vertragskündigung nach schweizerischem Recht (E. 7 und 8).
Möglichkeit, die vorläufige Erfüllung des Lizenzvertrages als vorsorgliche
Massnahme anzuordnen (E. 9).
Sachverhalt
A.- Il 28 agosto 1998 B. International AG e B. AG - da una parte - e i
soci fondatori della costituenda A. GmbH, società con responsabilità
limitata di diritto germanico - dall'altra - hanno stipulato un contratto di
licenza avente per oggetto il diritto di usare, a livello mondiale, il
marchio B. per scarpe, abiti e accessori nell'ambito dello sport del golf in
licenza esclusiva per la durata di dieci anni, con possibilità di opzione di
altri cinque anni a favore di A. GmbH.
Il contratto è stato assoggettato al diritto svizzero ed è stato pattuito
di sottoporre ogni divergenza a un tribunale arbitrale composto di tre
arbitri, secondo le norme del regolamento internazionale d'arbitrato della
Camera di Commercio di Zurigo.
B.- Fra le parti sono sorti dei dissensi sfociati, per finire, in uno
scritto del 4 gennaio 2006, nel quale B. International AG ha comunicato a A.
GmbH di non approvare l'apertura di negozi outlet per prodotti B. e di aver
constatato una serie di violazioni contrattuali, segnatamente l'apertura di
nuovi negozi, la produzione in paesi non autorizzati e il mancato rispetto
della procedura di approvazione dei prodotti; il 16 gennaio 2006 le ha
quindi impartito un termine di 60 giorni per rimediare a tale situazione. A.
GmbH ha reagito il 15 marzo 2006 negando di aver violato il contratto.
Non essendo stato raggiunto alcun accordo, il 25 aprile 2006 B.
International AG e B. AG hanno rescisso il contratto di licenza con effetto
immediato.
C.- Intenzionata a contestare la liceità della disdetta dinanzi
all'autorità competente, il 17 maggio 2006 A. GmbH ha preventivamente adito
la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'istanza di
provvedimenti supercautelari e cautelari volta ad ottenere che a B.
International AG e a B. AG venisse ordinato di rispettare il contratto di
licenza concluso il 28 agosto 1998 fino a definizione della vertenza sul
merito e di astenersi con effetto immediato dal divulgare qualsiasi tipo di
informazione sull'asserita cessazione del contratto di licenza.
Dopo averle accolte - il 19 maggio 2006 - in via supercautelare, con
decreto cautelare del 28 luglio 2006 il giudice ha respinto queste
richieste. Egli ha stabilito che, trattandosi di una disdetta anticipata del
contratto (oltretutto fondata su una clausola contrattuale) ed essendo ormai
venuti a mancare il rapporto di fiducia tra le parti e la volontà comune di
proseguire le relazioni contrattuali, A. GmbH non poteva più esigere
l'adempimento del contratto e la sua continuazione bensì unicamente, se del
caso, il risarcimento del danno subito. Di conseguenza, ha concluso il
giudice, essa non poteva pretendere l'esecuzione del contratto di licenza
nemmeno in via provvisionale.
D.- Con sentenza del 15 settembre 2006 la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello interposto dalla
soccombente, confermando le conclusioni pretorili.
E.- Con tempestivo ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione
del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) A. GmbH ha postulato l'annullamento
della pronunzia cantonale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al
gravame.
Nella risposta del 20 ottobre 2006 B. International AG e B. AG si sono
opposte alla concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito hanno proposto,
in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile per carente
motivazione e, in via subordinata, di respingerlo. L'autorità cantonale ha
invece rinunciato a presentare osservazioni.
L'istanza di effetto sospensivo è stata accolta il 25 ottobre 2006.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
Auszug aus den Erwägungen:
Dai considerandi:
Erwägung 5
5. Come rilevato nel consid. 6 della sentenza impugnata, il quesito da
risolvere nella fattispecie in esame era "solo quello di sapere se
nell'attesa della decisione del tribunale arbitrale [sulla validità e gli
effetti della disdetta del 25 aprile 2006] l'istante possa ottenere in via
provvisionale la continuazione del contratto di licenza".
La massima istanza ticinese ha escluso questa possibilità, asseverando che
"La domanda è impossibile dopo la disdetta del 25 aprile 2006, che ha posto
fine al contratto a prescindere dalla sua conformità alle disposizioni
contrattuali". I giudici cantonali hanno infatti considerato che "il
contratto di licenza ha in ogni caso preso fine quando la disdetta è
pervenuta alla destinataria, al più tardi il 28 aprile
2006. Da tale data la licenziataria ha dunque perso il diritto di usare il
marchio delle concedenti" e anche qualora il tribunale arbitrale dovesse
giungere alla conclusione che la disdetta non era giustificata da motivi
gravi - hanno proseguito i giudici del Tribunale d'appello - "essa [la
licenziataria] non potrà ottenere il ripristino dei rapporti contrattuali,
come da lei auspicato, ma tutt'al più il risarcimento dell'eventuale danno
da lei subito (RETO HILTY, Lizenzvertragsrecht, Berna 2001, pag. 993). Nel
diritto svizzero la sanzione di una disdetta non conforme al contratto non
è, infatti, la sua nullità, ma il risarcimento dell'eventuale danno
provocato alla parte che riceve la disdetta".
Erwägung 6
6. A mente della ricorrente questa decisione è arbitraria.
La Corte cantonale non solo ha eretto a regola generale il caso speciale
degli effetti della disdetta immediata del contratto di lavoro, violando
così crassamente il principio giuridico indiscusso del diritto contrattuale
svizzero pacta sunt servanda, ma lo ha fatto richiamandosi a due autori -
STIEGER e HILTY - che in realtà affermano proprio il contrario di quanto
ritenuto nel giudizio impugnato.
I rimproveri che la ricorrente muove alla massima istanza ticinese sono
pertinenti.
Erwägung 7
7. Innanzitutto è vero che il richiamo alla dottrina è sbagliato.
7.1 In particolare quello a RETO HILTY (op. cit.). Contrariamente a
quanto ritenuto dai giudici ticinesi, questo autore non sostiene affatto
che, qualora il tribunale accerti che la disdetta non era giustificata da
motivi gravi, la parte che ha subito la disdetta può unicamente chiedere il
risarcimento dell'eventuale danno subito. Anzi: egli esclude esplicitamente
la possibilità di applicare al contratto di licenza, per analogia, le
disposizioni che valgono nell'ambito del contratto di lavoro (RETO HILTY,
op. cit., pag. 993).
HILTY distingue piuttosto gli effetti di una disdetta per motivi gravi
giustificata da quelli di una disdetta per motivi gravi ingiustificata:
quella giustificata pone fine al contratto con effetto ex nunc (RETO HILTY,
op. cit., pag. 990 seg.), mentre quella ingiustificata è priva di effetto.
In quest'ultimo caso sono ipotizzabili due soluzioni: o la disdetta viene
dichiarata nulla - e considerata come non avvenuta - così che la parte che
intende rescindere il contratto deve procedere a una disdetta ordinaria,
oppure si tiene conto della volontà di rescindere il contratto e la disdetta
per motivi gravi ingiustificata viene
convertita in una disdetta ordinaria (RETO HILTY, op. cit., pag. 993). In
ambedue le ipotesi, comunque, il rapporto contrattuale prosegue,
contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata.
7.2 Dal canto suo, WERNER STIEGER (Zur Beendigung des Lizenzvertrages
nach schweizerischem Recht, in: sic! 1/1999 pag. 3 segg.) si limita a
precisare che, per essere valida, la disdetta anticipata del contratto di
licenza non necessita dell'avallo del giudice, a differenza di quanto vale
per la società semplice e che, se valida, essa prende effetto ex nunc e non
ex tunc (WERNER STIEGER, op. cit., pag. 11).
Erwägung 8
8. Le considerazioni di questi due autori corrispondono ai principi che
reggono il diritto elvetico, il cui contenuto differisce da quello
asseverato dalla Corte ticinese, secondo la quale nel diritto svizzero la
sanzione di una disdetta non conforme al contratto - rispettivamente non
motivata da giuste ragioni - non sarebbe la nullità della disdetta, bensì il
risarcimento dell'eventuale danno provocato alla parte che ha ricevuto la
disdetta.
8.1 Come asserito dalla ricorrente, nel diritto svizzero vige piuttosto
il principio per cui gli impegni assunti contrattualmente vanno rispettati
(pacta sunt servanda).
Ciò non esclude la possibilità di porre fine anticipatamente a un
contratto, in particolare a un contratto di durata - nominato o innominato
sui generis, com'è quello di licenza - mediante disdetta per motivi gravi
(DTF 128 III 428 consid. 3 con rinvii giurisprudenziali e riferimenti
dottrinali).
Questa non ha tuttavia, in linea di principio, gli effetti indicati nella
sentenza impugnata.
8.1.1 Giovi rammentare che la disdetta è un diritto formatore
(Gestaltungsrecht) che concede a una parte contrattuale la possibilità di
modificare unilateralmente la situazione giuridica dell'altra (parte), senza
la sua partecipazione (DTF 128 III 129 consid. 2a con rinvii;
GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, vol. 1, 8a ed., Zurigo 2003, n. 65 pag. 17 e n. 72 pag. 18).
8.1.2 Di principio, essa esplica i suoi effetti solamente se non risulta
in contrasto con le regole della buona fede (art. 2 CC) e, in caso di una
disdetta anticipata, se vi è un motivo grave suscettibile di giustificarla
(GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, op. cit., n. 152 pag. 29, richiamato anche da
RETO HILTY, op. cit., pag. 959).
Altrimenti è inefficace e le pattuizioni contrattuali rimangono in vigore
(ANDREAS VON TUHR, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts,
3a ed., Zurigo 1979, pag. 146, in particolare nota a piè di pagina n. 15).
8.1.3 Fanno eccezione i casi espressamente disciplinati dalla legge. Nel
contratto di locazione, per esempio, la legge non prevede la nullità di una
disdetta contraria alle regole della buona fede bensì solamente la sua
annullabilità (art. 271 cpv. 1 CO), di modo che se non viene contestata
entro il termine legale essa diventa effettiva (cfr. DTF 133 III 175 consid.
3 pag. 176). Il contratto di lavoro va ancora oltre, poiché la disdetta per
motivi gravi (art. 337 CO) mette in ogni caso fine al rapporto contrattuale,
indipendentemente dal fatto ch'essa fosse giustificata da motivi gravi
oppure no, lasciando al dipendente licenziato unicamente la facoltà di
postulare il versamento di un'indennità (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, op. cit.,
n. 153 pag. 29).
8.2 Alla luce di quanto appena esposto, nella misura in cui rimprovera
alla Corte cantonale di aver arbitrariamente attribuito portata generale a
quella che in realtà è un'eccezione, la censura ricorsuale è dunque fondata.
I giudici cantonali hanno applicato al contratto di licenza, con cui la
ricorrente è stata autorizzata a usare in licenza esclusiva il marchio B.
per determinati prodotti, le regole - eccezionali - vigenti per il contratto
di lavoro, senza che siano state allegate né siano ravvisabili ragioni per
le quali, nel caso concreto, la relazione esistente fra le parti dovrebbe
venir trattata alla stregua di un contratto di lavoro.
8.3 Di nessun soccorso può essere l'opinione - isolata - di MARCHAND,
evocata dalle opponenti nella risposta al ricorso, il quale vorrebbe
generalizzare le regole applicabili alla disdetta del contratto di lavoro
per motivi gravi a ogni contratto di durata basato su di un rapporto di
fiducia (cfr. SYLVAIN MARCHAND, Le juge face à la résiliation douteuse d'un
contrat de distribution exclusive, in: L'évolution récente du droit des
obligations, Losanna 2004, pag. 115).
Ponendosi consapevolmente - ciò che lo differenzia dai giudici ticinesi -
in contrasto con la dottrina dominante (SYLVAIN MARCHAND, op. cit., pag.
99-100), questo autore viene in sostanza ad ammettere la possibilità di
porre fine in ogni momento e con effetto immediato a un contratto di
distribuzione esclusiva - così come a ogni relazione contrattuale di durata
fondata sulla fiducia - quando la
fiducia viene a cadere, a prescindere dall'esistenza di motivi gravi. Il
legislatore ha previsto una simile possibilità solo per il mandato,
nell'art. 404 CO, norma peraltro notoriamente criticata (cfr. PIERRE
TERCIER, Les contrats spéciaux, 3a ed., Zurigo 2003, n. 4793 segg., 690
segg.); nel contratto di lavoro, come già detto, ha riservato l'obbligo
d'indennizzo del pregiudizio patito dalla parte che ha subito la disdetta
qualora questa sia stata significata senza motivi gravi. Ora, considerato
che ogni rapporto contrattuale poggia sulla reciproca fiducia e che vi sono
contratti di durata nei quali una parte può essere costretta a proseguire la
relazione contrattuale anche contro la sua volontà (per esempio nel caso
della locazione, quando la disdetta viene contestata con successo), non si
vede per quale motivo sarebbe giustificato applicare in maniera generale ai
contratti di distribuzione esclusiva o ai contratti di licenza le regole che
valgono per il contratto di lavoro rispettivamente per il contratto di
mandato.
Sia come sia, si ribadisce che la fattispecie in esame non presenta - né
sono state allegate - delle analogie con il contratto di lavoro tali da
indurre a ritenere opportuna l'applicazione, in concreto, delle regole
(eccezionali) che vigono in questo ambito.
8.4 Da quanto esposto si deve concludere che il ricorso di diritto
pubblico risulta fondato e la sentenza impugnata deve venir annullata,
siccome gravemente lesiva di un principio giuridico chiaro del diritto
svizzero (DTF 132 III 209 consid. 2.1).
Erwägung 9
9. Occorre distinguere la decisione concernente la possibilità di
ordinare l'esecuzione temporanea del contratto, quale misura cautelare, dal
giudizio materiale sulla validità della disdetta per motivi gravi.
9.1 Sotto il profilo del diritto materiale, basti qui osservare che,
qualora si dovesse concludere che i motivi gravi asseriti dalle opponenti
non sussistevano, il contratto di licenza è rimasto in vigore, come esposto
al precedente considerando. Se invece dovesse risultare valida, la disdetta
del contratto di licenza per motivi gravi ha posto fine al contratto al
momento della sua notifica, come rettamente considerato anche nella sentenza
impugnata (DTF 92 III 299 consid. 3b pag. 301; RETO HILTY, op. cit., pag.
980 seg.; WERNER STIEGER, op. cit., pag. 11; IVAN CHERPILLOD, La fin des
contrats de durée, Lausanne 1988, n. 252 pag. 135 e n. 397 pag. 225).
Sulla validità della disdetta e sui suoi effetti si pronuncerà il
tribunale arbitrale adito.
9.2 Al Tribunale d'appello ticinese spetta invece il compito di esaminare
la richiesta della ricorrente tendente all'esecuzione temporanea del
contratto di licenza.
9.2.1 Le misure provvisionali - siano esse disciplinate dal diritto
federale, come nel diritto della proprietà intellettuale (cfr. LUCAS DAVID,
Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol I/2, 2a ed., Basilea 1998, pag.
171), o vengano considerate quale istituto del diritto processuale cantonale
(sulla controversia concernente la natura delle misure cautelari cfr.
VOGEL/SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 203
segg. pag. 353; così come il Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale svizzero, in: FF 2006 pag. 6593 segg., in particolare pag. 6725)
- presuppongono, in linea di principio, il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile, l'urgenza e la verosimiglianza dell'asserita
violazione del diritto materiale (cfr. VOGEL/SPÜHLER, op. cit., n. 208 segg.
pag. 354 segg.; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, Berna 2002, n.
2871 segg. pag. 245; cfr. anche Messaggio concernente il Codice di diritto
processuale svizzero in: FF 2006 pag. 6726 ad art. 257 CPC).
Se queste condizioni sono riunite, sia la dottrina maggioritaria
(VOGEL/SPÜHLER, op. cit., n. 200-201a pag. 351 seg. n. 208 pag. 354;
FABIENNE HOHL, op. cit., n. 2866 pag. 245) sia la giurisprudenza (cfr. DTF
125 III 451 consid. 3c pag. 459 seg.) ammettono anche la possibilità di
ordinare misure che hanno per oggetto una prestazione e obbligano le parti
ad agire in un determinato modo (in questo senso anche LUCAS DAVID, op.
cit., pag. 174, il quale cita la possibilità, nel diritto dei cartelli, di
ordinare in via provvisionale la fornitura di merce, la presa in consegna di
merce rispettivamente un obbligo di rifornimento).
Trattandosi di provvedimenti particolarmente incisivi per la parte
destinataria di una simile decisione, è necessario esaminare con particolare
rigore le condizioni che ne permettono l'adozione (VOGEL/SPÜHLER, op. cit.,
n. 208 pag. 354). Può effettivamente accadere che il venir meno del rapporto
di fiducia impedisca di perpetuare la collaborazione, anche solo
temporaneamente.
9.2.2 La sentenza impugnata non contiene nessuna indicazione a questo
proposito, giacché, come già esposto, sulla base di una comprensione
manifestamente sbagliata del diritto federale materiale il Tribunale
d'appello ha ritenuto la domanda proposta in via provvisionale
impossibile ab initio e ha pertanto omesso di chinarsi sui requisiti
necessari per la concessione delle misure provvisionali.
La causa deve pertanto venir rinviata all'autorità cantonale affinché
esamini gli argomenti addotti dalle parti a favore e contro la richiesta di
provvedimenti cautelari e proceda a una ponderazione dei rispettivi
interessi.