BGE 132 III 770
Urteilskopf
132 III 770
92. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. Eidgenössisches
Justiz- und Polizeidepartement gegen Foot Locker Retail Inc. sowie
Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum
(Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
4A.13/2006 vom 8. September 2006
Regeste
Markenschutz; geografische Angaben; irreführende Zeichen (Art. 2 lit. c,
Art. 30 Abs. 2 lit. c und Art. 47 Abs. 1 MSchG).
Die Wort-/Bildmarke COLORADO wird als Herkunftsangabe verstanden. Für
Waren, die nicht US-amerikanischer Herkunft sind, ist das Zeichen
irreführend und deshalb insoweit vom Markenschutz ausgeschlossen (E. 2-3.2).
Da die Voraussetzungen für eine Praxisänderung - entgegen dem
angefochtenen Entscheid - nicht gegeben sind, wird an der Rechtsprechung
(BGE 117 II 327) festgehalten, dass die Marke bloss mit der entsprechenden
Einschränkung im Register eingetragen werden kann (E. 3.3 und 4).
Sachverhalt
A.- Die Foot Locker Retail Inc. (Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin)
beantragte am 6. April 2004 Markenschutz für das Zeichen COLORADO für
folgende Waren (Markeneintragungsgesuch 52266/2004) der Klassen
18: "Taschen, nämlich Schultertaschen, Allzwecksporttaschen, Tornister,
Rucksäcke, Handtaschen, Kleidersäcke, Trag- und Reisetaschen."
25: "Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Schuhe und Freizeitbekleidung, nämlich
Freizeithosen, Hemden, Unterhosen, Jacken, Jeans, Westen, Sweatshirts,
Jogginganzüge, T-Shirts, Trainerhosen, kurze Hosen, Pullover und
Socken."
Die schwarz-weiss hinterlegte Wort-/Bildmarke sieht wie folgt aus:
Bild nicht abrufbar
Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) wies das Markeneintragungsgesuch
mit Verfügung vom 23. Februar 2005 gestützt auf Art. 2 lit. c in Verbindung
mit Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG (SR 232.11) zurück. Zur Begründung führte
das IGE im Wesentlichen aus, in schweizerischen Verkehrskreisen werde
COLORADO mit den USA in Verbindung gebracht und sowohl Kleidungsstücke wie
Lederwaren würden in diesem US-Bundesstaat auch hergestellt, weshalb das
Zeichen für Waren, die nicht aus den USA stammen, täuschend sei.
B.- Mit Entscheid vom 5. Mai 2006 hiess die Eidgenössische
Rekurskommission für Geistiges Eigentum die Beschwerde der Gesuchstellerin
gut, hob die Verfügung des IGE vom 23. Februar 2005 auf und wies dieses an,
dem Markeneintragungsgesuch 52266/2004 vollumfänglich zu entsprechen. Sie
ging zwar mit dem IGE davon aus, dass der Wortbestandteil COLORADO als
geografischer Hinweis
- auf den Bundesstaat Colorado im mittleren Westen der USA - verstanden
werde. Sie legte dar, Warenmarken mit geografischen Angaben würden in der
Praxis nur mit einem Zusatz in der Warenliste eingetragen, wonach die
beanspruchten Waren aus dem Land stammen müssen, auf das die Herkunftsangabe
hinweist. Diese Praxis sei in der Lehre bisher nicht beanstandet worden. Die
Rekurskommission kam aber zum Schluss, die Praxis müsse geändert werden,
denn es bestehe kein überwiegendes öffentliches Interesse an der präventiven
Nichteintragung von Marken, von denen ein täuschender Gebrauch gemacht
werden könnte. Sie werde daher in Zukunft Marken mit einem geografischen
Inhalt ohne entsprechende Einschränkung der Waren- und Dienstleistungsliste
zulassen, soweit kein qualifiziertes Schutzbedürfnis vorliege.
C.- Das Bundesgericht heisst die vom Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartement gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission
für Geistiges Eigentum gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde gut.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 2
2. Nach Art. 2 lit. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz
absolut ausgeschlossen. Dieser Ausschlussgrund gilt als
Schutzverweigerungsgrund auch gemäss Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums,
revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ; SR 0.232.04).
2.1 Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine
geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen
Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme verleitet, die
Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon
das in Wirklichkeit nicht zutrifft. Keine Gefahr der Irreführung besteht
dagegen, wenn die geografische Angabe erkennbar Fantasiecharakter hat,
offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in
Frage kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird oder sich im Verkehr als
Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (BGE 128 III 454
E. 2.2; 117 II 327 E. 1a S. 328; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/1994 vom 2.
August 1994, E. 3a, publ. in: PMMBl 1994 I S. 76 ff.).
Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke
verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist,
entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des
Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als
geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende
Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die
Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können (Urteil 4A.8/1994 vom 25.
August 1995, E. 2b, publ. in: PMMBl 1996 I S. 251; WILLI, MSchG:
Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 227 zu Art. 2 MSchG). Entscheidend ist,
ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend
oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die
Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt (WILLI, a.a.O., N. 226 zu Art. 2
MSchG; DAVID, Basler Kommentar, N. 63 zu Art. 2 MSchG; MARBACH, Markenrecht,
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III, 1996,
S. 72 ff.). In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die
mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 128 III
454 E. 2.2 mit Hinweis).
2.2 Die Vorinstanz hat die Ansicht der Beschwerdegegnerin zu Recht
verworfen, wonach die Wort-/Bildmarke COLORADO vom schweizerischen Publikum
überwiegend als Fantasiezeichen verstanden werde. Sie hat zutreffend
dargelegt, dass sowohl der Bundesstaat im mittleren Westen der USA mit der
Hauptstadt Denver und seinen in den Rocky Mountains gelegenen Skistationen
(z.B. Aspen) wie auch der Colorado River, der das Colorado-Plateau in der
weltbekannten Schlucht des Grand Canyon durchquert, in der Schweiz als
touristische Destinationen bekannt und beliebt sind. Angesichts der Fläche
von rund 270'000 km2 und der ca. 4,3 Millionen Einwohner des
US-Bundesstaates ist mit der Vorinstanz ausserdem davon auszugehen, dass
Colorado nicht nur touristische Dienstleister, sondern auch industrielle
Produzenten aufweist. Der Vorinstanz ist überdies beizupflichten, dass der
Bildbestandteil der beanspruchten Marke deren geografischen Charakter noch
verstärkt, da die hintereinander gestellten Dreieck-Formen, die von einem
Kreissegment überdeckt werden, naheliegend als Berge interpretiert werden,
die zusammen mit dem Wortbestandteil COLORADO die Assoziation zu den Rocky
Mountains wecken. Der Schluss der Vorinstanz, dass die von der
Beschwerdegegnerin beanspruchte Wort-/Bildmarke nach dem Gesamteindruck,
den sie bei den Adressaten in der Schweiz hervorruft, als Hinweis auf den
Bundesstaat Colorado im mittleren Westen der USA verstanden wird, ist
zutreffend.
Es besteht daher die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen
versehenen Waren nicht dort hergestellt werden.
2.3 Das IGE begegnet der Gefahr der Irreführung der schweizerischen
Markenadressaten in seiner bisherigen Praxis dadurch, dass es Zeichen mit
geografischem Hinweis als Marken nur für Waren registriert, für deren
geografische Herkunft der Hinweis wahr ist. Das beschwerdeführende
Departement will in diesem Sinne die Eintragung einschränken auf Waren
US-amerikanischer Herkunft. Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid
diese Praxis als unverhältnismässig erachtet und dafürgehalten, sie sei zu
ändern.
Erwägung 3
3. Herkunftsangaben sind nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte
Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen,
einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder Eigenschaften, die mit
der Herkunft zusammenhängen. Der Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben
ist unzulässig; ebenso der Gebrauch von Bezeichnungen, die mit einer
unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind, und von Namen, Adressen
oder Marken im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder
Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt (Art. 47 Abs. 3
MSchG).
3.1 Im Unterschied zum alten Gesetz gilt nach der Definition des
geltenden Art. 47 MSchG jede Angabe als Herkunftsangabe, die direkt oder
indirekt als Hinweis auf die geografische Herkunft eines Produkts verstanden
wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem
bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht (Botschaft des
Bundesrates vom 21. November 1990, BBl 1991 I 38 f.; DAVID, Basler
Kommentar, N. 6 zu Art. 47 MSchG; MEISSER/ASCHMANN, Herkunftsangaben und
andere geographische Bezeichnungen, SIWR, Bd. III/2, 2005, S. 273; WILLI,
a.a.O., N. 1 zu Art. 47 MSchG; GLAUS, Alle geographischen Herkunftsangaben
sind schützenswert, Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts, Festschrift
für Lucas David, Zürich 1996, S. 89; LORENZ HIRT, Der Schutz schweizerischer
Herkunftsangaben, Diss. Bern 2003, S. 9 f.; SIMON HOLZER, Geschützte
Ursprungsbezeichnungen [GUB] und geschützte geographische Angaben [GGA]
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Bern 2005, S. 10). Der Verkehr soll vor
täuschenden oder irreführenden Erwartungen über die geografische Herkunft
bewahrt werden, auch wenn damit keine bestimmten Erwartungen an Qualität,
Eigenschaften oder Wertschätzung der gekennzeichneten
Produkte geweckt werden (WILLI, a.a.O., N. 5 vor Art. 47 MSchG; HIRT,
a.a.O., S. 38 ff.; MEISSER/ASCHMANN, a.a.O., S. 157; GLAUS, a.a.O., S. 91).
Das geltende Recht unterscheidet sich durch den Umstand, dass
Herkunftsangaben unbesehen ihres Einflusses auf die bezeichneten Produkte
geschützt sind, nicht nur vom aMSchG, sondern auch von ausländischen
Regelungen sowie von Sonderschutzbestimmungen in anderen Erlassen (vgl. dazu
MEISSER/ASCHMANN, a.a.O., S. 159 f.). Die Beurteilungskriterien für die
Gefahr der Täuschung oder Irreführung über die geografische Herkunft sind
weitgehend dieselben, die für das Irreführungsverbot gemäss Art. 2 lit. c
MSchG gelten (DAVID, a.a.O., N. 5 zu Art. 47, N. 62 ff. zu Art. 2 MSchG;
MARBACH, a.a.O., S. 72 ff.; HIRT, a.a.O., S. 91).
3.2 Die Vorinstanz stellt in Frage, ob die Einschränkung der Waren- oder
Dienstleistungsliste auf Produkte, für welche die erwartete geografische
Herkunft zutrifft, ein geeignetes Mittel sei, den Gebrauch täuschender
geografischer Herkunftsangaben zu verhindern. Sie weist zwar zutreffend
darauf hin, dass den Registerbehörden jede Einwirkungsmöglichkeit auf den
Gebrauch der Marke fehlt. Sie verkennt jedoch, dass nicht allein der
Gebrauch von Zeichen mit täuschenden Angaben über die geografische Herkunft
verboten ist (Art. 47 MSchG), sondern dass solche Zeichen schon vom
Markenschutz absolut ausgeschlossen sind (Art. 2 lit. c MSchG) und daher
nicht ins Register eingetragen werden dürfen (Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG).
Dass grundsätzlich die Einschränkung der im Register eingetragenen
Warenliste ein geeignetes Mittel zur Durchsetzung des Verbotes der
Registrierung von Zeichen ist, die vom Markenschutz absolut ausgeschlossen
sind, wird nicht nur in der im angefochtenen Entscheid zitierten Literatur
anerkannt, sondern ergibt sich auch daraus, dass die Vorinstanz selbst die
bisherige Einschränkungspraxis unter bestimmten Voraussetzungen beibehalten
will, in denen sie ein qualifiziertes Schutzbedürfnis anerkennt. Die
Einschränkung ist für die Durchsetzung des Verbots der Registrierung
irreführender, vom Markenschutz absolut ausgeschlossener Zeichen
erforderlich; mit der von der Vorinstanz als milderes Mittel befürworteten
unbeschränkten Eintragung für Waren auch anderer geografischer Herkunft
bleibt Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG unbeachtet. Die Einschränkung der
Warenliste ist entgegen der Ansicht der Vorinstanz verhältnismässig. Aus der
Feststellung, dass das schweizerische Publikum mit dem Zeichen eine
bestimmte Erwartung geografischer Herkunft der beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen
verbindet, folgt ohne weiteres, dass das Zeichen für Produkte anderer
Herkunft irreführend ist (vgl. oben E. 2.1).
Soweit die Vorinstanz aus Art. 48 MSchG ableiten wollte, die Umstände für
die Erwartungen des Publikums an die geografische Herkunft ergäben sich
(erst) aus dem Gebrauch der Marke, kann ihr nicht gefolgt werden. Die in
Art. 48 MSchG genannten Kriterien konkretisieren vielmehr auch für die
Beurteilung des Schutzausschlussgrundes von Art. 2 lit. c MSchG die
Erwartungen, die nach allgemeiner Lebenserfahrung die geografische Herkunft
von Waren bestimmen. Auf der - durch keine tatsächlichen Erhebungen
widerlegten - allgemeinen Lebenserfahrung beruht auch die ständige Praxis,
wonach ohne besondere Umstände eine geografische Bezeichnung vom
schweizerischen Publikum auf das Land, nicht auf eine eingeschränkte Gegend
im Ausland, bezogen wird (BGE 117 II 327 E. 2a S. 330; kritisch
MEISSER/ASCHMANN, a.a.O., S. 282).
3.3 Die Vorinstanz anerkennt die bisherige Einschränkungspraxis für
Fälle, in denen ein qualifiziertes Schutzbedürfnis der Herkunftsangabe
besteht. Eine Einschränkung auf Waren der angegebenen geografischen Herkunft
hält sie für gerechtfertigt, wenn
- eine Marke mit geografischem Inhalt für Bodenprodukte bestimmt ist,
- eine Marke mit geografischem Inhalt für Waren oder Dienstleistungen
bestimmt ist, für welche der betreffende Ort nach Auffassung des
schweizerischen Publikums einen besonderen Ruf geniesst,
- die in einer Marke enthaltene geografische Angabe auf einer Namensliste
figuriert, die auf Grund zwei- oder mehrseitiger Abkommen über den Schutz
von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen oder anderen geografischen
Bezeichnungen für die Schweiz verbindlich ist, oder
- eine Marke die Bezeichnung eines Staates in substantivischer oder
adjektivischer Form oder dessen Wappen, Flagge oder andere staatliche
Hoheitszeichen im Sinne von Art. 6ter der PVÜ enthält.
Die Vorinstanz begründet im angefochtenen Urteil ihre Ansicht nicht,
weshalb sie in diesen Fällen die Täuschungsgefahr im Unterschied zu anderen
unwahren Angaben über die geografische Herkunft bejaht. Soweit sich aus der
Umschreibung ergibt, dass die
Vorinstanz den Schutz geografischer Herkunftsangaben auf Fälle beschränken
will, in denen die geografische Angabe den Ruf, die Wertschätzung oder die
erwarteten Eigenschaften des Produktes beeinflusst, kann ihr nach geltendem
Recht nicht gefolgt werden (oben E. 3.1). Die Angaben über die geografische
Herkunft müssen nach geltendem Recht wahr sein ohne Rücksicht darauf, ob sie
einen Einfluss auf die Qualitätserwartungen der Adressaten an die
gekennzeichneten Produkte haben. Der gesetzgeberische Wille, der in Art. 47
MSchG zum Ausdruck gebracht wird, dem die bisherige Praxis des
Bundesgerichts entspricht und der in der herrschenden Lehre nicht kritisiert
wird, wird in der Registerpraxis mit der Einschränkung der Warenliste
durchgesetzt. Deren Einschränkung auf qualitätsbestimmende Herkunftsangaben
rechtfertigt sich auch nicht wegen allfälliger praktischer Probleme bei der
Bestimmung der tatsächlichen geografischen Herkunft im Einzelfall, die im
angefochtenen Entscheid wohl überzeichnet und ausserdem mit der
befürworteten Einschränkung auf bestimmte, den Ruf beeinflussende
geografische Angaben nicht behoben werden.
Erwägung 4
4. Eine Änderung der Praxis lässt sich regelmässig nur begründen, wenn
die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren
Verhältnissen oder gewandelter Rechtsanschauung entspricht; andernfalls ist
die bisherige Praxis beizubehalten (BGE 127 II 289 E. 3a mit Verweisen). Die
Voraussetzungen für eine Praxisänderung sind vorliegend nicht erfüllt. Die
ratio legis des Schutzes geografischer Herkunftsangaben liegt unverändert im
Schutz des Publikums vor einer Täuschung über die geografische Herkunft der
Waren, wobei nach dem geltenden Art. 47 MSchG ohne Bedeutung ist, ob die
geografische Herkunft den Ruf, die Eigenschaften oder die Wertschätzung der
gekennzeichneten Ware beeinflusst. Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen
sind gemäss Art. 2 lit. c MSchG insbesondere Zeichen, die täuschende Angaben
über die geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren enthalten; sie
dürfen nach Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG nicht ins Markenregister eingetragen
werden. Zur Beachtung dieser Vorschrift ist die Einschränkung des
Markenschutzes auf Waren, für welche die im Zeichen angegebene geografische
Herkunft zutrifft, erforderlich und verhältnismässig. Für eine Veränderung
der äusseren Verhältnisse oder der Rechtsanschauung seit dem Erlass des
geltenden Markenschutzgesetzes im Jahre 1992 bestehen keine Anhaltspunkte
und es werden im angefochtenen Entscheid auch keine Umstände
aufgeführt, die auf eine solche Veränderung hindeuten könnten. Im Übrigen
hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die Wort-/Bildmarke COLORADO vom
schweizerischen Publikum als Angabe der geografischen Herkunft der Waren
verstanden wird, für welche die Beschwerdegegnerin Markenschutz beansprucht.
Es kann ihr dagegen nicht gefolgt werden, wenn sie die Einschränkung des
Markenschutzes auf Waren, für welche die geografische Herkunftsangabe
tatsächlich zutrifft, für rechtswidrig erklärt. Das beschwerdeführende
Departement beantragt zu Recht die Einschränkung der Eintragung im Register
auf Waren, für welche die geografische Herkunftsangabe zutrifft, weil sie
entsprechend den Erwartungen des schweizerischen Publikums aus den USA
stammen.