BGE 125 III 193
125 III 193
34. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Februar 1999 i.S.
Anheuser-Busch Inc. gegen Budejovicky Budvar Narodni Podnik (Berufung)
Regeste
Bilaterale Abkommen zum Schutz von Herkunftsbezeichnungen; Art. 12
Abs. 1 MSchG; Art. 3 lit. d UWG.
Grundsätze, auf denen die bilateralen Abkommen zum Schutz von
Herkunftsbezeichnungen beruhen (E. 1a). Schutz gegen Zeichen, welche
mit Herkunftsbezeichnungen, die durch ein bilaterales Abkommen geschützt
werden, verwechselbar sind; Voraussetzungen, unter denen Verwechselbarkeit
gegeben ist (E. 1b und c); Voraussetzungen der Verwirkung von
Abwehransprüchen, die sich aus einem bilateralen Abkommen ergeben (E. 1e).
Legitimation zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im
Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG (E. 2a).
Voraussetzungen und Tragweite des Verwechslungsschutzes gemäss
Art. 3 lit. d UWG (E. 2b).
Sachverhalt
A.- Die Firma Budejovicky Budvar Narodni Podnik (nachstehend:
Budejovicky Budvar) ist eine Bierbrauerei mit Sitz in der tschechischen
Stadt Ceské Budejovice, zu deutsch Budweis. Nach ihrer Darstellung
lässt sich die Herstellung von Bier in Budweis bis in das Jahr
1265, das Gründungsjahr der Stadt, zurückverfolgen. Als ihre älteste
Rechtsvorgängerin bezeichnet die Budejovicky Budvar die im Jahre 1795
gegründete Firma «Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus». Diese
Firma und ihre Rechtsnachfolgerinnen sollen seither ununterbrochen Bier
produziert und unter den Bezeichnungen «Budweis», «Budweiser» oder «Budvar»
(deutsch «Budbräu») vertrieben haben. 1895 entstand in Budweis neben dem
«Bürgerlichen Brauhaus» die «Tschechische Aktien-Brauerei».
Die amerikanische Firma Anheuser-Busch Incorporated (nachstehend:
Anheuser-Busch Inc.) befasst sich ebenfalls mit der Herstellung von
Bier. Ihre Rechtsvorgängerin soll im Jahre 1876 als lokale Brauerei
begonnen haben, Bier unter der Marke «Budweiser» zu vertreiben. Zu
diesem Markengebrauch gaben die in Budweis tätigen Brauereien in einer
Vereinbarung von 1911 ihr Einverständnis: Sie erlaubten der amerikanischen
Brauerei gegen eine Geldleistung, die Marke «Budweiser» ausserhalb Europas
zu gebrauchen, behielten sich jedoch vor, ihre eigenen Erzeugnisse mit
dem Zusatz «Original» zu versehen. In einer zweiten Vereinbarung von 1939
sicherte sich dann die amerikanische Brauerei für den amerikanischen
Markt das ausschliessliche Recht an der Bezeichnung «Budweiser». Noch
vor der Jahrhundertwende ist nach der Darstellung der Anheuser-Busch
Inc. in den Vereinigten Staaten für die Marke «Budweiser» die Kurzform
«Bud» entstanden, zu deren Popularität der Doppelsinn «Freund, Kumpan»
beigetragen habe. Diese Bedeutung sei dann auch werbemässig bewusst
hervorgehoben und die Kurzbezeichnung schliesslich als Zweitmarke geführt
worden. Nach dem zweiten Weltkrieg begann die Anheuser-Busch Inc., Bier
nach Europa zu exportieren. Ihren Angaben zufolge gelangte erstmals 1955
amerikanisches Bier unter den Marken «Budweiser» (auf den Flaschen) und
«Bud» (auf der Verpackung) in die Schweiz. Importiert wurde es von Willi
Buholzer, dem Besitzer der Teestube «Old Swiss House» in Luzern, der es
seinerseits weitervertrieb. Nach der Exportstatistik der Anheuser-Busch
Inc. stieg der schweizerische Absatz in der Zeit von 1983 bis 1989 von
rund 500 auf über 40'000 Kisten an.
In Budweis wurden in den Jahren 1946 und 1948 die «Aktien-Brauerei»
und das «Bürgerliche Brauhaus» enteignet und in einen Staatsbetrieb
überführt, in den noch weitere Brauereien eingegliedert wurden. Innerhalb
dieses Betriebs hatte die Budejovicky Budvar offenbar die Stellung
einer Export-Brauerei. 1967 wurde die Brauerei verselbständigt. Ihre
Exporttätigkeit war in den ersten Jahrzehnten nach dem zweiten
Weltkrieg infolge der politischen Situation in Europa vor allem auf die
anderen sozialistischen Staaten ausgerichtet, wurde aber, soweit keine
politischen Hindernisse im Weg standen, auch auf andere europäische
Staaten ausgedehnt. In die Schweiz lieferte die Budejovicky Budvar nach
ihrer Exportstatistik bereits in den Jahren 1948 und 1949 geringe Mengen
Bier, in den Jahren 1956 und 1959 dann 33 und 34 hl. Von 1962 bis 1964
blieben die Lieferungen wieder deutlich unter 10 hl. Ab 1967 wurde hingegen
regelmässig in die Schweiz exportiert, wobei die Exportmenge 1969 erstmals
200 hl überstieg.
Die Budejovicky Budvar und ihre Vorgängerfirmen hinterlegten im Laufe
der Jahre die folgenden Marken:
- 1882 beim Marken-Registrierungsamt der Budweiser Handelskammer die
Marken «Budweiser Export Lager Bier», «Bürgerliches Bräuhaus Budweis.
Export-Lager-Bier» und «Bürgerliches Bräuhaus Budweis in Böhmen»;
- 1932 das Zeichen «Budvar» als internationale Marke Nr. 78'164;
- 1950 das Zeichen «Budweiser Budbräu» als internationale Marke Nr.
150'933;
- 1952 wiederum das Zeichen «Budvar» als internationale Marke Nr.
159'859;
- 1960 das Zeichen «Budweiser» als internationale Marke Nr. 238'203;
- 1968 die Zeichen «Budweiser Budvar» und «Budweiser Budvar Original
Export» als internationale Marken Nr. 342'157 und 342'158;
- 1969 das Zeichen «Bud» als internationale Marke Nr. 361'566;
- 1985 nochmals das Zeichen «Budvar» als internationale Marke Nr.
297'675;
- 1985 das Zeichen «Bud» als schweizerische Marke Nr. 343'190;
- 1994 die Zeichen «Budweiser Budvar» und «Budweiser Budbräu» als
internationale Marken Nr. 614'536 und 614'537.
Die Anheuser-Busch Inc. liess 1983 das Zeichen «BUD King of Beers»
und 1984 das Zeichen «BUD» unter den Nummern 324'787 und 331'036 in das
schweizerische Markenregister eintragen.
B.- Am 29. September 1989 reichte die Anheuser-Busch Inc. beim
Handelsgericht des Kantons Bern Klage gegen die Budejovicky Budvar ein. Sie
stellte die Begehren, die international und in der Schweiz eingetragenen
Wortmarken «Bud» der Beklagten seien für das Gebiet der Schweiz nichtig
zu erklären und es sei der Beklagten die Verwendung der Bezeichnung «Bud»
im schweizerischen Geschäftsverkehr gerichtlich zu untersagen.
Die Beklagte erhob Widerklage. Sie beantragte die Ungültigerklärung
der schweizerischen Markeneintragungen «BUD» und «BUD King of
Beers» der Klägerin. Im Weiteren verlangte sie ihrerseits ein an die
Klägerin gerichtetes Verbot, die Bezeichnung «BUD» im schweizerischen
Geschäftsverkehr für Bier oder andere Getränke zu verwenden.
Mit Urteil vom 10. Dezember 1997 hiess das Handelsgericht sowohl
die Klage wie die Widerklage gut. Es erklärte die Wortmarken «Bud»
der Beklagten gemäss der internationalen Eintragung Nr. 361'566 und
der schweizerischen Eintragung Nr. 343 190 für das Gebiet der Schweiz
als nichtig und gelöscht und untersagte der Beklagten unter Androhung
der Straffolgen gemäss Art. 403 ZPO und Art. 292 StGB, die Bezeichnung
«BUD» im schweizerischen Geschäftsverkehr, insbesondere zur Kennzeichnung
der Waren gemäss den Warenlisten der beklagtischen Markeneintragungen
zu verwenden. Die auf die Klägerin lautenden schweizerischen
Markeneintragungen Nr. 331 036 «BUD» und Nr. 324 797 «BUD King of Beers»
erklärte das Handelsgericht ebenfalls als nichtig und gelöscht, und
auch der Klägerin untersagte es unter Androhung der Bestrafung ihrer
Organe nach Art. 403 ZPO und Art. 292 StGB, die Bezeichnung «BUD» im
schweizerischen Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit Bier und anderen
Getränken, vor allem als Marke für Bier und andere Getränke, zu verwenden.
C.- Gegen das Urteil des Handelsgerichts haben beide Parteien Berufung
eingelegt.
Das Bundesgericht weist die Berufung der Klägerin ab und bestätigt
das angefochtene Urteil in Bezug auf die Gutheissung der Widerklage.
Die Berufung der Beklagten heisst es hingegen teilweise gut, hebt das
angefochtene Urteil hinsichtlich des Entscheids über die Klage auf und
schützt diese nur insoweit, als es der Beklagten untersagt, die Bezeichnung
«BUD» im schweizerischen Geschäftsverkehr ohne deutlichen Hinweis auf
die tschechische Herkunft ihrer Waren zu verwenden; im Õbrigen weist es
die Klage ab.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 1
1.- Das Handelsgericht geht davon aus, dass die Beklagte in der Schweiz
an den Bezeichnungen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» gegenüber der
Klägerin das bessere Recht hat. Die Marken «BUD» und «BUD King of Beers»
der Klägerin erachtet es wegen Verwechselbarkeit mit diesen Bezeichnungen
als ungültig. Die Klägerin macht in ihrer Berufung geltend, die Vorinstanz
habe zu Unrecht eine Gebrauchspriorität der Beklagten angenommen, in
Verletzung von Bundesrecht eine Verwechslungsgefahr bejaht und zudem
übersehen, dass die Bezeichnungen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu»
als Marken gar nicht schutzfähig seien, da es sich um geographische
Herkunftsbezeichnungen handle, die von anderen in Budweis ansässigen
Brauereien ebenfalls verwendet werden könnten und auch verwendet worden
seien. Im Weiteren wendet sie ein, entgegen der Auffassung der Vorinstanz
seien allfällige Abwehransprüche der Beklagten jedenfalls verwirkt.
a) Die Beklagte beansprucht die Zeichen «Budweiser»,
«Budvar» und «Budbräu» einerseits als Marken, anderseits als
geschützte Herkunftsbezeichnungen. Die gesetzliche Regelung der
Herkunftsbezeichnungen findet sich in den Art. 47 ff. des Bundesgesetzes
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11). Dieses
Gesetz behält in Art. 20 völkerrechtliche Verträge vor. Mit dem Schutz
von Herkunftsbezeichnungen befassen sich verschiedene solche Verträge. So
verbietet die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums (PVUe) in der in Stockholm revidierten Fassung vom 14. Juli
1967 (SR 0.232.04) den unmittelbaren oder mittelbaren Gebrauch falscher
Herkunftsangaben (Art. 10 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 9). Weiter ist auf
das Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher oder irreführender
Herkunftsangaben (MHA) in der Lissaboner Fassung vom 31. Oktober 1958 (SR
0.232.111.13) hinzuweisen. An beiden multilateralen Staatsverträgen sind
sowohl Tschechien als auch die Schweiz beteiligt. Zwischen Tschechien und
der Schweiz besteht aber vor allem auch ein bilaterales Abkommen über
den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen
geographischen Bezeichnungen (SR 0.232.111.197.41). Dieses Abkommen
ist am 16. November 1973 mit der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik geschlossen worden. Es ist am 14. Januar 1976 in Kraft getreten
und ist unmittelbar anwendbar (Art. 4 Abs. 1). Nach einem Notenwechsel
vom 24. Februar 1994 mit der Tschechischen Republik gilt es zwischen
diesem Staat und der Schweiz weiter.
Das bilaterale Abkommen verpflichtet die Vertragsstaaten
insbesondere, bestimmte in den Anlagen A und B einzeln
aufgelistete Herkunftsbezeichnungen zu schützen (Art. 1 Ziff. 2). Die
tschechoslowakischen Herkunftsbezeichnungen gemäss der Liste von Anlage
A bleiben im Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft ausschliesslich
tschechoslowakischen Erzeugnissen oder Waren vorbehalten, und sie dürfen in
der Schweiz - unter Vorbehalt hier nicht gegebener Ausnahmen - nur unter
denselben Voraussetzungen benutzt werden, wie sie die tschechoslowakische
Gesetzgebung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 und 2); Entsprechendes gilt
für die Benutzung der in Anlage B aufgeführten schweizerischen
Herkunftsbezeichnungen im Gebiet der früheren Tschechoslowakei (Art. 3 Abs.
1 und 2). Diese Regelung, die - wie jene anderer bilateraler Abkommen
(vgl. die Abkommen mit Deutschland, SR 0.232.111.192.36, mit Spanien,
SR 0.232.111.193.32, mit Frankreich, SR 0.232.111.193.49, mit Ungarn,
SR 232.111.194.18, und mit Portugal, SR 0.232.111.196.54) - auf dem
Ursprungslandprinzip beruht, gewährleistet einen gleichmässigen Schutz
der beidseitigen Herkunftsbezeichnungen in beiden Vertragsstaaten
(BBl 1974 II 1180; DUTOIT, Le nouveau droit suisse des indications
de provenance et des appellations d'origine: ombres et lumières, ZSR
1993 I, S. 281) und führt zu einer eigentlichen Schutzrechtsübernahme
vom Ursprungsland auf das Schutzland (JÜRG SIMON, Die Ursprungsregeln
im WTO-Recht, in: Baudenbacher, Aktuelle Probleme des Europäischen und
Internationalen Wirtschaftsrechts, Bd. I, S. 435; vgl. zum entsprechenden
französisch-spanischen Abkommen auch die Entscheidung «Turrones de
Alicante» des EuGH, GRUR Int. 1993, S. 76 ff.). Das hat zur Folge, dass
der Rechtsschutz unabhängig davon eingreift, ob auch nach der inländischen
Verkehrsauffassung eine geographische Herkunftsbezeichnung vorliegt (so
für die von Deutschland mit anderen Staaten geschlossenen bilateralen
Abkommen BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, 20. Aufl. 1998, N. 260
zu § 3 UWG). Geschützt sind demnach auch Herkunftsbezeichnungen, die im
Schutzland unbekannt sind und deren Verwendung für Waren anderer Herkunft
somit nicht zu einer Irreführung des Publikums führen kann; der Schutz der
in die Listen aufgenommenen Herkunftsbezeichnungen setzt keine konkrete
Täuschungsgefahr voraus (J. DAVID MEISSER, Herkunftsangaben und andere
geographische Bezeichnungen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III, S. 368). Das bilaterale Abkommen soll einerseits
verhindern, dass die vom Listenschutz erfassten Herkunftsbezeichnungen sich
zu Gattungsbegriffen entwickeln oder als Fantasiebezeichnungen verwendet
werden (URS GLAUS, Die geographische Herkunftsangabe als Kennzeichen, Diss.
Freiburg 1996, S. 131; vgl. auch BBl 1974 II 1180); anderseits soll es
gegebenenfalls auch die Rückentwicklung zum Verständnis der geschützten
Bezeichnungen als Herkunftsangaben ermöglichen (vgl. LUCAS DAVID, Basler
Kommentar, N. 19 zu Art. 47 MSchG). Dem entspricht die Übergangsregelung,
die das Abkommen in Art. 7 Abs. 2 vorsieht. Danach wird vorhandenen
Besitzständen nur in beschränktem Umfang Rechnung getragen (vgl. BBl
1974 II 1181): Personen und Gesellschaften, die eine der geschützten
Bezeichnungen bereits im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens
rechtmässig benutzt haben, steht das Recht zu, sie bis zum Ablauf von
sechs Jahren nach dem Inkrafttreten des Abkommens weiterzubenutzen. Eine
längere Weiterbenutzung ist unzulässig.
In der Liste von Anlage A des tschechoslowakisch-schweizerischen
Abkommens finden sich unter der Rubrik «Pivo» (Bier) die Bezeichnungen
«Budejovické pivo (Budweiser Bier)», «Budejovické pivo-Budvar (Budweiser
Bier-Budvar)» und «Budejovické Budvar (Budweiser Budvar)». Da
das Abkommen am 14. Januar 1976 in Kraft getreten ist, durfte die
Klägerin die Bezeichnung «Budweiser» für ihr amerikanisches Bier in der
Schweiz längstens bis Januar 1982 weiterbenutzen. Welche der Parteien
die Gebrauchspriorität für sich in Anspruch nehmen kann, ist somit
unerheblich. Entscheidend ist, dass nach dem zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Republik Tschechien geltenden Abkommen die
Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar», zu deutsch «Budbräu», seit 1982
ausschliesslich der Kennzeichnung von Bier aus der tschechischen Stadt
Budweis vorbehalten sind. Insofern unterscheidet sich der vorliegende
Fall von den offenbar zwischen den Parteien in einer Reihe anderer
europäischer Länder ausgetragenen Markenrechts-Streitigkeiten, in denen
lediglich die relativ bessere Berechtigung aufgrund des - prioritären -
Gebrauchs zur Diskussion stand (vgl. die englischen Urteile des High Court
of Justice vom 27. Juli 1982 und des Court of Appeal vom 7. März 1984,
abgedruckt in «Fleet Street Reports» 1984, die norwegischen Urteile des
Osloer Stadtgerichts vom 31. Juli 1996 und des Appellationsgerichts
vom 27. Oktober 1996, das Urteil des griechischen Verwaltungsgerichts
vom 25. Oktober 1988 sowie die Urteile des Spanischen Tribunal Supremo
vom 5. und 6. Februar 1992). Die Vorinstanz geht im Ergebnis zutreffend
davon aus, dass die Beklagte gegenüber der Klägerin das bessere Recht
an den geographischen Herkunftsbezeichnungen «Budweiser», «Budvar» und
«Budbräu» hat.
b) Das tschechoslowakisch-schweizerische Abkommen schliesst nicht
nur die unveränderte Õbernahme von in den Schutzlisten aufgeführten
Herkunftsbezeichnungen für Waren anderer Herkunft aus. Es schützt die
rechtmässigen Benutzer dieser Bezeichnungen vielmehr auch gegen damit
verwechselbare Zeichen. Denn Art. 5 Abs. 1 des Abkommens verbietet ganz
allgemein Kennzeichnungen, Marken, Namen, Aufschriften oder Abbildungen,
die unmittelbar oder mittelbar falsche oder irreführende Angaben über die
Herkunft enthalten. Auch Art. 47 Abs. 3 MSchG untersagt im Õbrigen nicht
nur den Gebrauch falscher Herkunftsangaben (lit. a), sondern ebenfalls den
Gebrauch von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe
verwechselbar sind (lit. b; vgl. auch die entsprechende Regelung in Art. 1
Abs. 1 und 2 MHA; anders Art. 10 Abs. 1 PVUe). Das Benutzungsverbot,
das sich aus dem Listenschutz des Abkommens ergibt, lässt sich somit
nicht einfach dadurch umgehen, dass geschützte Herkunftsbezeichnungen in
abgewandelter Form verwendet werden (vgl. DAVID, aaO, N. 26 zu Art. 47
MSchG).
Die Verwechselbarkeit beurteilt sich für Herkunftsangaben
grundsätzlich nach den gleichen Kriterien wie in den anderen Gebieten des
Kennzeichenschutzes, insbesondere im Markenschutz (MEISSER, aaO, S. 393;
a.M. DAVID, aaO, N. 27 zu Art. 47 MSchG). Sowohl beim Markenschutz als auch
beim Schutz von Herkunftsangaben geht es darum, die Unterscheidungsfunktion
des Kennzeichens zu gewährleisten und insbesondere Fehlzurechnungen -
sei es zum Markeninhaber oder zum Herkunftsort - zu verhindern (vgl. BGE
122 III 382 E. 1 S. 383 ff., mit Hinweisen). Es entspricht denn auch
ständiger Rechtsprechung, dass für das gesamte Kennzeichenrecht von
einem einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr auszugehen ist
(BGE 119 II 473 E. 2c S. 475, mit Hinweisen). Anders als Marken ordnen
Herkunftsangaben allerdings die damit gekennzeichneten Waren nicht
einem bestimmten Unternehmen, sondern einem Land, einer Gegend oder einer
Ortschaft zu. Die Verwechselbarkeit muss sich folglich auf die Herkunft der
Waren beziehen. Herkunftsangaben sind gegen Kennzeichnungen zu schützen,
die geeignet sind, unzutreffende Vorstellungen über die Herkunft der
Waren zu wecken (vgl. MEISSER, aaO, S. 391 ff.).
Dabei ist allerdings zu beachten, dass das
tschechoslowakisch-schweizerische Abkommen den in den Anlagen aufgeführten
Herkunftsbezeichnungen einen umfassenden Schutz gewährt, der keine
konkrete Täuschungsgefahr voraussetzt. Da das Abkommen verhindern
soll, dass die vom Listenschutz erfassten Bezeichnungen sich zu
Gattungsbegriffen entwickeln oder als Fantasiebezeichnungen verwendet
werden, und da es gegebenenfalls auch ihre Rückentwicklung zum Verständnis
als Herkunftsangaben ermöglichen soll, kann der Umfang des Schutzes nicht
davon abhängen, wieweit die massgebenden Verkehrskreise die Bedeutung der
geschützten Bezeichnungen als Herkunftsangaben tatsächlich kennen. Diese
Kenntnis ist vielmehr bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch
dann als gegeben zu unterstellen, wenn tschechische Herkunftsbezeichnungen
in Frage stehen, die in der Schweiz im Urteilszeitpunkt noch weitgehend
unbekannt sind. Im vorliegenden Fall ist daher die Verwechselbarkeit
der streitigen Kennzeichen aus der Sicht von schweizerischen Konsumenten
zu beurteilen, die wissen, dass «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu»
Herkunftsbezeichnungen für Bier aus der tschechischen Stadt Budweis sind.
c) Die Marke «BUD» deckt sich mit der Anfangssilbe des Ortsnamens
Budweis bzw. tschechisch Budejovice. Dieselbe Anfangssilbe findet sich in
den Wörtern «Budweiser» und «Budvar», zu deutsch «Budbräu». Das Gleiche
gilt auch für die tschechische Bezeichnung «Budejovicky pivo». Sowohl
dem tschechischen und dem deutschen Ortsnamen (Budejovice, Budweis)
als auch den daraus abgeleiteten Adjektiven (Budweiser, Budejovicky)
und Wortkombinationen (Budvar, Budbräu) ist gemeinsam, dass sie
im Wortanfang bzw. im Wortstamm übereinstimmen und jeweils nur im
Wortausklang voneinander abweichen. Wortanfang und Wortstamm werden
jedoch im Verkehr regelmässig besonders beachtet, weshalb ihnen für
die Beurteilung der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr erhöhtes
Gewicht beizumessen ist (vgl. BGE 122 III 382 E. 5a S. 388). Aber auch
vom Sinngehalt her erscheint die Anfangssilbe «Bud» in allen genannten
Bezeichnungen als das prägende Element. Das zeigt sich besonders deutlich
in den Wortkombinationen «Budvar» und «Budbräu»: Die Bestandteile «var» und
«bräu» stehen als beschreibende Zusätze für das Brauerei-Erzeugnis Bier,
während der Wortstamm «Bud» auf den Herstellungsort Budweis hinweist. Unter
diesen Umständen liegt die Gedankenverbindung zwischen «BUD» und
«Budweiser Bier» oder eben «Budbräu» nahe. «BUD» erscheint als Kürzel
für «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu». Entgegen dem, was die Klägerin
glauben zu machen sucht, hat das Wort «BUD» jedenfalls für Konsumenten,
welche die Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» als
Herkunftsangaben für Bier aus der tschechischen Stadt Budweis kennen, nicht
den Charakter einer blossen Fantasiebezeichnung. Dass es im amerikanischen
Alltagsenglisch die Bedeutung von «Freund, Kumpan» hat, dürfte den
schweizerischen Markenadressaten kaum geläufig sein. Die Klägerin macht
auch nicht geltend dass die Marke «BUD» sich im schweizerischen Verkehr
durchgesetzt und dabei eine eigenständige Bedeutung erlangt hätte, die
Verwechslungen mit dem Bier, das die Beklagte unter den Bezeichnungen
«Budweiser», «Budvar» und «Budbräu» vertreibt, zum vornherein ausschliessen
würde (vgl. MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III, S. 69; DAVID, aaO, N. 54 zu Art. 2 MSchG).
Für eine solche Verkehrsdurchsetzung finden sich denn in den tatsächlichen
Feststellungen der Vorinstanz auch keine Anhaltspunkte. Das Handelsgericht
geht zwar davon aus, dass in schweizerischen Konsumentenkreisen aufgrund
der Bezeichnung «BUD» mehrheitlich auf ein amerikanisches Bier geschlossen
wird. Daraus lässt sich jedoch nichts zu Gunsten der Klägerin ableiten.
Denn, wie das Handelsgericht im angefochtenen Urteil ebenfalls festhält,
bringt ein wesentlicher Teil der schweizerischen Konsumenten auch
die Bezeichnung «Budweiser» mit Amerika in Verbindung, weil weite
Bevölkerungskreise das Bier der Klägerin aus Ferienaufenthalten in den
Vereinigten Staaten oder aus der internationalen (Sport-) Werbung kennen.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Marke «BUD» geeignet ist,
bei Konsumenten, denen die Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw.
«Budbräu» als Herkunftsangaben für Bier aus der tschechischen Stadt
Budweis bekannt sind, Fehlvorstellungen über die Herkunft des damit
gekennzeichneten amerikanischen Biers der Klägerin auszulösen. Die Klägerin
darf deshalb das Kurzzeichen «BUD» in der Schweiz ebenso wenig gebrauchen,
wie die vollständige Bezeichnung «Budweiser». Dagegen ist auch mit dem
Argument nicht aufzukommen, dass es noch andere Ortsbezeichnungen gibt,
die mit «Bud» beginnen, wie dies die Klägerin unter Hinweis auf die
ungarische Hauptstadt Budapest, die ungarische Ortschaft Budafolk, die
tschechische Ortschaft Budisov, die rumänische Ortschaft Budesti und die
belgische Ortschaft Budingen geltend macht. Die Klägerin behauptet nicht,
dass ihr Bier in einer dieser Ortschaften hergestellt wird. Vor allem
aber übersieht sie, dass die Marke «BUD», wenn sie zur Kennzeichnung
von Bier verwendet wird, die Gedankenverbindung zu Budweis nahelegt,
wo eine jahrhundertealte Brauerei-Tradition besteht.
Was für «BUD» gilt, trifft ohne weiteres auch auf die Marke «BUD King
of Beers» zu. Denn für die Beurteilung der Verwechselbarkeit einer Marke
mit geschützten Herkunftsangaben ist, wie im gesamten Kennzeichenrecht,
stets vom Gesamteindruck auszugehen, den die Marke bei den massgebenden
Verkehrskreisen hinterlässt (BGE 122 III 369 E. 1 S. 370; 121 III 377 E. 2a
S. 378, je mit Hinweisen). Der Gesamteindruck der Marke «BUD King of Beers»
wird aber durch den Bestandteil «BUD» geprägt. Dass der englische Ausdruck
«King of Beers» auf deutsch «König der Biere» bedeutet, ist in der Schweiz
angesichts der verbreiteten, jedenfalls einen Grundwortschatz umfassenden
Englischkenntnisse weiten Bevölkerungskreisen ohne weiteres klar; das
Publikum fasst diesen Markenbestandteil deshalb als blossen werbemässigen
Zusatz ohne eigene Kennzeichnungskraft auf. Auch die Marke «BUD King of
Beers» ist daher mit den geschützten Herkunftsbezeichnungen «Budweiser»
und «Budvar» bzw. «Budbräu» verwechselbar.
d) Das Handelsgericht hat somit die Marken «BUD» und «BUD King of
Beers» zu Recht als nichtig erachtet und der Klägerin ihren Gebrauch zu
Recht verboten. Da sich die entsprechenden Abwehransprüche der Beklagten
bereits aus dem Schutz ergeben, den die Bezeichnungen «Budweiser»
und «Budvar» bzw. «Budbräu» als Herkunftsangaben geniessen, braucht
nicht abschliessend geprüft zu werden, ob die Beklagte sich auch auf
markenrechtlichen Schutz berufen kann. Der Einwand der Klägerin, es
handle sich um gemeinfreie Herkunftsbezeichnungen, die als Marken nicht
schutzfähig seien, stösst ins Leere. Im Übrigen ist ohnehin fraglich,
wieweit an ausländischen Herkunftsangaben, die im Ursprungsland selbst
als Marken registriert sind, ein dem Markenschutz entgegenstehendes
Freihaltebedürfnis bestehen kann, bleibt es doch jedem Land selbst
vorbehalten, in eigener Verantwortung zu entscheiden, wieweit die eigenen
geographischen Namen freihaltebedürftig sind (vgl. BGE 117 II 327 E. 2b
S. 331 f. sowie MARBACH, aaO, S. 53; DAVID, aaO, N. 23 zu Art. 2 MSchG
und N. 6 vor Art. 47 MSchG).
e) Unbegründet ist schliesslich der Standpunkt der Klägerin, die
Abwehransprüche der Beklagten seien verwirkt. Zwar ist grundsätzlich
richtig, dass kennzeichenrechtliche Abwehransprüche untergehen können,
wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Der Verwirkungseinwand versagt
jedoch da, wo über Individualinteressen hinaus auch Allgemeininteressen
verletzt sind (VON BÜREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 201 N. 18;
TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 759 Fn. 145). Bei
geschützten Herkunftsbezeichnungen liegt es einerseits im allgemeinen
Interesse aller am betreffenden Ort Ansässigen, einen Gebrauch dieser
Bezeichnungen oder von damit verwechselbaren Zeichen durch Ortsfremde zu
unterbinden. Anderseits gilt es zu verhindern, dass das Publikum durch
einen derartigen unbefugten Zeichengebrauch irregeführt wird. Dieser
Gesichtspunkt ist im Anwendungsbereich des zwischen Tschechien und der
Schweiz geltenden bilateralen Abkommens auch dann zu berücksichtigen,
wenn eine vom Listenschutz erfasste tschechische Herkunftsbezeichnung
im Urteilszeitpunkt in der Schweiz noch weitgehend unbekannt ist, so
dass noch keine konkrete Täuschungsgefahr besteht; denn die Gefahr einer
Irreführung kann sich jederzeit aktualisieren, sobald die aufgrund des
Abkommens ausschliesslich Berechtigten von der fraglichen Bezeichnung
vermehrt Gebrauch machen. Die klägerischen Marken «BUD» und «BUD King
of Beers» sind mit den geschützten Herkunftsbezeichnungen «Budweiser»
und «Budvar» bzw. «Budbräu» verwechselbar. Sie sind deshalb - zumindest
potentiell - irreführend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG. Irreführende
Zeichen verlieren ihren täuschenden Charakter nur, wenn sie aufgrund
einer eindeutigen Durchsetzung im schweizerischen Verkehr ausnahmsweise
eine eigenständige Bedeutung erlangt haben, die aus der Sicht der
Konsumenten im Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist,
dass Täuschungen praktisch ausgeschlossen werden können (MARBACH, aaO,
S. 69; DAVID, aaO, N. 54 zu Art. 2 MSchG; vgl. auch BGE 69 II 202 E. 6
S. 208). Eine Verkehrsdurchsetzung, die diesen Anforderungen genügen würde,
ist aber weder für «BUD» noch für «BUD King of Beers» nachgewiesen.
Eine Verwirkung der Abwehransprüche der Beklagten fällt daher ausser
Betracht. Im Õbrigen wären ihre Voraussetzungen ohnehin nicht erfüllt.
Insbesondere fehlt es am Nachweis, dass die Klägerin in berechtigtem
Vertrauen darauf, dass die Beklagte ihren Markengebrauch dulden werde,
einen wertvollen eigenen Besitzstand aufgebaut hätte (vgl. BGE 117 II
575 ff., insbes. E. 4a S. 577 f. und E. 6 S. 584 f., mit Hinweisen). Das
Handelsgericht hält in diesem Zusammenhang fest, die Klägerin weise zwar
schon für die Zeit von 1984 bis 1990 steigende Verkaufszahlen aus; zu
den wesentlichen Umsatzsteigerungen sei es jedoch nach den eingereichten
Beweismitteln erst nach Anhebung der Widerklage gekommen; damit sei das
Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes zum damaligen Zeitpunkt fraglich
und jedenfalls nicht nachgewiesen. Soweit diese Erwägungen tatsächliche
Feststellungen enthalten, ist das Bundesgericht als Berufungsinstanz daran
gebunden, zumal die Klägerin diesbezüglich keine hinreichend substanzierten
Sachverhaltsrügen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 oder Art. 64 OG erhebt
(vgl. BGE 115 II 484 E. 2a S. 485 f., mit Hinweisen). Inwiefern das
Handelsgericht den bundesrechtlichen Begriff des wertvollen Besitzstandes
verkannt haben soll, ist sodann weder dargetan noch ersichtlich. Die
Vorinstanz hat für die Frage, ob ein wertvoller Besitzstand gegeben ist,
zu Recht nicht auf den Urteilszeitpunkt abgestellt, wie dies der Klägerin
vorschwebt. Sie hat die Umsatzsteigerungen, welche die Klägerin erst
nach Einreichung der Widerklage erzielt hat, richtigerweise nicht mehr
berücksichtigt. Denn spätestens, als sich die Klägerin mit der Widerklage
konfrontiert sah, konnte sie in guten Treuen nicht mehr davon ausgehen,
dass die Beklagte den Gebrauch der Marken «BUD» und «BUD King of Beers»
für amerikanisches Bier dulden werde.
f) Die Berufung der Klägerin erweist sich demnach als unbegründet und
ist abzuweisen. Das angefochtene Urteil ist in Bezug auf die Gutheissung
der Widerklage zu bestätigen.
Erwägung 2
2.- Das Handelsgericht hält die Marke «Bud» der Beklagten wegen
Nichtgebrauchs für ungültig. Das Unterlassungsbegehren der Klägerin
erachtet es als begründet, weil unter «Bud» in schweizerischen
Konsumentenkreisen mehrheitlich «amerikanisches Budweiser» verstanden
werde, so dass bei einer Verwendung des Zeichens für das tschechische
Bier der Beklagten in naher Zukunft Fehlzurechnungen gewiss wären, womit
einerseits die Abnehmer irregeführt und anderseits die Marktstellung der
Klägerin ausgebeutet würde. Die Beklagte vertritt in ihrer Berufung den
Standpunkt, sowohl für die Nichtigerklärung der Marke als auch für das
vom Handelsgericht ausgesprochene Verbot ihrer Verwendung fehle eine
Rechtsgrundlage.
a) Wie die Vorinstanz im angefochtenen Urteil verbindlich feststellt,
hat die Beklagte die Marke «Bud» in dieser Form in der Schweiz nie
verwendet. Nach Art. 12 Abs. 1 MSchG fällt der Markenschutz dahin, wenn
die Inhaberin einer Marke sie während eines ununterbrochenen Zeitraums
von fünf Jahren nicht gebraucht. Wird der Gebrauch nach mehr als fünf
Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, lebt das Markenrecht wieder auf,
sofern vor dieser Gebrauchsaufnahme niemand den Nichtgebrauch geltend
gemacht hat (Art. 12 Abs. 2 MSchG). Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs
ist grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis
ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien
Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungültige Marken
behindert zu werden, in der Regel genügt (vgl. MARBACH, aaO, S. 188;
abweichend DAVID, aaO, N. 14 zu Art. 12 MSchG). Ausnahmsweise kann ein
Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung jedoch dann fehlen, wenn
die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen
schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen
darf, so dass für sie die Markeneintragung zum vornherein keine weitere
Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann (vgl. DAVID, aaO;
abweichend MARBACH, aaO). In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur
geltend gemacht werden, wenn die Opponentin aufgrund besonderer Umstände
dennoch ein schutzwürdiges Interesse daran hat, ein Wiederaufleben des
zufolge Nichtgebrauchs untergegangenen Markenrechts zu verhindern.
Da die Klägerin von der Verwendung des Zeichens «BUD» ohnehin schon
wegen dessen Verwechselbarkeit mit den geschützten Herkunftsbezeichnungen
«Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbräu» ausgeschlossen ist, lässt sich
ihre Legitimation zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs der beklagtischen
Marke «Bud» nicht bereits aus ihrem allgemeinen Interesse an einer
freien Zeichenbildung ableiten; sie setzt nach dem Gesagten vielmehr
das Bestehen anderweitiger schutzwürdiger Interessen voraus. In diesem
Zusammenhang weist das Handelsgericht darauf hin, dass für die Klägerin
offensichtlich ein Interesse bestehe, die Ergebnisse des getätigten
Werbeaufwands für ihr Bier zu sichern, um dessen Marktwert unter einer
abgewandelten Bezeichnung weiterhin nutzen zu können. Die Marktstellung,
die das klägerische Bier in der Schweiz unter der Marke «BUD» erlangt hat,
beruht jedoch auf einem unbefugten Markengebrauch. Das Interesse der
Klägerin an der Erhaltung dieser Marktstellung erscheint daher nicht
schutzwürdig. Es kann als Legitimationsgrundlage nicht in Betracht
kommen. Das Handelsgericht hätte die Nichtigkeitsklage der Klägerin
mangels eines hinreichenden Rechtsschutzinteresses abweisen müssen. Unter
diesen Umständen kann offen bleiben, ob das Handelsgericht zu Recht davon
ausgegangen ist, dass die Beklagte ihre Marke «Bud» nicht gebraucht hat,
oder ob im Gebrauch der Zeichen «Budweiser», «Budvar» und «Budbräu»
allenfalls auch ein Gebrauch der Marke «Bud» zu sehen wäre, wie dies die
Beklagte im kantonalen Verfahren geltend gemacht hat.
b) Den von der Klägerin eingeklagten Unterlassungsanspruch hat
das Handelsgericht gestützt auf Art. 3 lit. d UWG bejaht. Nach dieser
Vorschrift handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet
sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem
Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Damit soll verhindert
werden, dass die Wertschätzung, die das Angebot eines Mitbewerbers bei
den Konsumenten geniesst, auf unlautere Weise für die Vermarktung eigener
Waren ausgenutzt wird (vgl. VON BÜREN, aaO, S. 50 N. 28). Dieser Schutz
gegen Ausnutzung setzt jedoch grundsätzlich voraus, dass überhaupt eine
schutzwürdige Marktposition gegeben ist (vgl. PEDRAZZINI/VON BÜREN/MARBACH,
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, S. 214 Rz. 884).
Die Klägerin hat ihre Marktstellung in der Schweiz mit Hilfe eines
unbefugten Markengebrauchs aufgebaut. Würde der Beklagten der Gebrauch
des Zeichens «Bud» verboten, so würde dies auf den Schutz einer von
der Klägerin widerrechtlich erworbenen Marktposition hinauslaufen. Das
kann nicht Sinn und Zweck des UWG sein. Das Wettbewerbsrecht vermag
deshalb entgegen der Auffassung des Handelsgerichts keine Grundlage
für ein derartiges Verbot abzugeben. Unter diesen Umständen wäre
auch nichts Anstössiges darin zu sehen, wenn der Beklagten bei einer
Aufnahme des Gebrauchs der Marke «Bud» bis zu einem gewissen Grade
die Werbeanstrengungen zugute kommen sollten, welche die Klägerin zur
Lancierung ihrer mit geschützten Herkunftsbezeichnungen verwechselbaren
Marken «BUD» und «BUD King of Beers» in der Schweiz unternommen hat.
Dies bedeutet indessen nicht, dass die Beklagte Art. 3 lit. d UWG
überhaupt nicht mehr zu beachten hätte. Der Umstand, dass die Klägerin ihre
Marktposition in der Schweiz mit Hilfe eines unbefugten Markengebrauchs
aufgebaut hat, befreit die Beklagte nicht davon, das ihr Zumutbare
vorzukehren, um Fehlzurechnungen zu verhindern. Sie ist deshalb zunächst
auf ihrer Bereitschaft zu behaften, die Marke «Bud» nur unter deutlichem
Hinweis auf die tschechische Herkunft ihres Biers zu verwenden. Eine
solche Abgrenzung zur Klägerin ist schon deshalb angezeigt, weil einem
erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten die Verbreitung der
Marke «BUD» der Klägerin im Ausland, namentlich in Nordamerika, bekannt
ist. Diese Sachlage begründet ein Allgemeininteresse daran, dass das Bier
der Beklagten von jenem der Klägerin, wie es im Ausland angeboten wird,
hinreichend unterscheidbar ist. Aus dem gleichen Grund hat die Beklagte
eine über den blossen Gebrauch ihrer Marke «Bud» hinausgehende Annäherung
an das Angebot der Klägerin auch sonst zu vermeiden. Insbesondere liesse
es sich nicht rechtfertigen, wenn die Beklagte sich beim Gebrauch des
Zeichens «Bud» systematisch und gezielt an die von der Klägerin verwendeten
Warenausstattungen anlehnen würde (vgl. BGE 103 II 211 ff.).
c) Das Handelsgericht hat die beklagtische Marke «Bud» zu Unrecht
als nichtig erklärt und der Beklagten ihren Gebrauch zu Unrecht generell
verboten. Die Berufung der Beklagten ist insoweit gutzuheissen, als
in Abänderung des angefochtenen Urteils das Nichtigkeitsbegehren der
Klägerin abzuweisen und der Beklagten der Gebrauch ihrer Marke «Bud»
zu erlauben ist, sofern sie dabei deutlich auf die tschechische Herkunft
ihres Biers hinweist.