BGE 123 III 485
123 III 485
75. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. November 1997 i.S.
Zeller Plastik GmbH gegen Createchnic AG und Alfatechnic AG (Berufung)
Regeste
Art. 1 Abs. 2 PatG und Art. 67 Ziff. 3 Abs. 2 OG; Patentrecht;
erfinderische Tätigkeit; Überprüfung technischer Feststellungen der
Vorinstanz durch das Bundesgericht mittels Expertise.
Zulässigkeit von Anträgen auf Berücksichtigung neuer Tatsachen oder
Beweismittel nach Anordnung eines Gutachtens durch das Bundesgericht
(E. 1).
Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit: Begriffe des Nichtnaheliegens
und des Durchschnittsfachmanns (E. 2).
Sachverhalt
Die Zeller Plastik GmbH (Klägerin) ist Inhaberin des 1981 angemeldeten,
im Jahre 1985 durch das Europäische Patentamt erteilten und 1989
durch Teilverzicht für die Schweiz auf drei unabhängige und vierzehn
abhängige Ansprüche eingeschränkten Patents CH-EP 0 056 469 für ein
Schnappscharnier aus Kunststoff. Die Createchnic AG und die Alfatechnic AG
(Beklagte) vertreiben ihrerseits Schnappverschlüsse aus Kunststoff. Die
Klägerin hält dafür, sie verletzten ihr Patent, und belangte sie mit
Klage vom 3. April 1990 vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich auf
Unterlassung patentverletzender Handlungen, Beschlagnahme und Vernichtung
der beanstandeten Produkte sowie Schadenersatz oder Gewinnherausgabe. In
Gutheissung des Einwands der Beklagten, das klägerische Patent sei mangels
erfinderischer Tätigkeit nichtig, wies das Handelsgericht die Klage am
1. Juni 1993 ab.
Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichts eidgenössische
Berufung eingelegt. In der Hauptsache beantragt sie dessen Aufhebung,
die Abweisung der Nichtigkeitseinrede der Beklagten und die Rückweisung
der Streitsache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz.
Der Instruktionsrichter gab dem Verfahrensantrag der Klägerin statt,
den technischen Sachverhalt in einem Beweisverfahren zu überprüfen. Der
von ihm beauftragte Sachverständige erstattete sein schriftliches
Gutachten am 24. März 1996. Den Parteien wurde Gelegenheit gegeben,
zusätzliche Beweisanträge zu stellen, worauf diese beantragten,
dem Experten Erläuterungs- und Ergänzungsfragen zu unterbreiten. Mit
Verfügung vom 29. Juli 1996 ordnete der Instruktionsrichter darüber eine
mündliche Verhandlung an, wobei er darauf hinwies, dass von den Parteien
behauptete neue Tatsachen und neue Beweismittel nur in Betracht fielen,
sofern und soweit sie mit neuen Feststellungen des Experten zum technischen
Sachverhalt in Zusammenhang ständen.
Am 12. Dezember 1996 führte der Instruktionsrichter unter Beizug eines
weiteren Mitgliedes des Bundesgerichts eine Beweisverhandlung durch, in
welcher der Gerichtsgutachter befragt wurde. Einen Antrag der Klägerin
auf Einholung einer Expertise zum Begriff des Durchschnittsfachmanns wies
der Instruktionsrichter ab.
An der Hauptverhandlung vom heutigen Tag hielt die Klägerin in ihrem
ersten mündlichen Vortrag an den mit der Berufungsschrift gestellten
materiellen Anträgen fest. In prozessualer Hinsicht beantragte sie, der
Gerichtsexperte sei einzuladen, die von ihr mit Eingabe vom 10. Juli 1996
fristgerecht gestellten Ergänzungs- und Erläuterungsfragen schriftlich
zu beantworten; überdies sei Ausbildungsstand, Wissen und Erfahrung
des im Januar 1981 in der Schweiz in der Regel mit der Entwicklung von
Schnappscharnieren aus Kunststoff zur Serienfertigung beschäftigten
Fachmanns durch eine ergänzende Expertise abzuklären.
Das Bundesgericht weist die Beweisanträge und die Berufung der
Klägerin ab.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 1
1.- Während das Novenverbot des allgemeinen Berufungsverfahrens
(Art. 55 Abs. 1 lit. c OG) die Parteien daran hindert, von der Vorinstanz
nicht festgestellte oder im kantonalen Verfahren nicht prozesskonform
behauptete Tatsachen vorzubringen, gibt ihnen Art. 67 Ziff. 2 und 3 OG
im Patentprozess die Möglichkeit, neue Tatsachen und Beweismittel, welche
sich auf technische Verhältnisse beziehen, vorzubringen, wenn sie dieselben
im kantonalen Verfahren nicht geltend machen konnten oder dazu kein Grund
bestand. An die Voraussetzungen dieses Novenrechts legt das Bundesgericht
angesichts des Ausnahmecharakters der Bestimmung und im Interesse der
Verfahrensbeschleunigung einen strengen Massstab an (BGE 98 II 325 E. 3a;
120 II 312 E. 3a). Die Zulassung neuer Tatsachen oder Beweismittel setzt
danach voraus, dass die betreffende Partei ohne ihr Verschulden daran
gehindert war, die Vorbringen rechtzeitig in das kantonale Verfahren
einzubringen. Weder befreit Art. 67 OG die Parteien von der gebotenen
Sorgfalt in der Prozessführung vor den kantonalen Gerichten, noch gibt
er ihnen die Möglichkeit, in einer Art Überraschungstaktik entscheidende
Sachbehauptungen, Einwände oder Beweismittel erst im Berufungsverfahren in
den Prozess einfliessen zu lassen. Dabei wird sinngemäss die Rechtsprechung
zum Revisionstatbestand von Art. 137 lit. b OG herangezogen, und sind
daher neue Tatsachen oder Beweismittel nur zulässig, wenn es der Partei
trotz aller Umsicht nicht möglich war, sich rechtzeitig im kantonalen
Verfahren darauf zu berufen, mithin die verspätete Kenntnis entschuldbar
ist (HANS PETER WALTER, Die Tatsachenüberprüfung durch das Bundesgericht
im Patentprozess, SMI 1993, S. 9 ff., S. 23 f. mit Hinweisen).
Diese Grundsätze sind auch bei der Auslegung von Art. 67 Ziff. 3
Abs. 2 OG zu beachten, wonach die Parteien innerhalb der Frist zur
Stellungnahme zu einem vom Bundesgericht eingeholten Gutachten Anträge auf
Berücksichtigung neuer Tatsachen oder Beweismittel stellen können. Nach
Sinn und Zweck der Vorschrift ist diese Möglichkeit nur für tatsächliche
Vorbringen gegeben, welche erst durch das eingeholte Gutachten veranlasst
werden, und die vorzutragen im Rahmen des Schriftenwechsels (Art. 54
und 59 OG) keine Veranlassung bestand. Die Anträge haben sich daher
auf technische Feststellungen des Experten zu beziehen, welche von den
tatsächlichen Grundlagen des angefochtenen Entscheids abweichen, seien
sie grundsätzlich neu oder habe ihnen die Vorinstanz in tatsächlicher oder
rechtlicher Hinsicht keine entscheidrelevante Bedeutung beigemessen (vgl.
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, N. 7
zu Art. 67 OG). Dagegen dient die Frist nach Art. 67 Ziff. 3 Abs. 2 OG in
Verbindung mit Art. 60 Abs. 1 BZP nicht dazu, den Parteien zu ermöglichen,
Vorbringen nachzuholen, zu welchen bereits im kantonalen Verfahren oder
im Schriftenwechsel vor Bundesgericht Anlass bestanden hätte. Mit ihren
technischen Vorbringen und Expertenfragen vom 10. Juli 1996 zur eingeholten
Expertise war die Klägerin daher von vornherein nur zu hören, soweit sie
diese Schranken beachtete; entsprechend hat der Instruktionsrichter an der
Beweisverhandlung vom 12. Dezember 1996 die an den Experten gerichteten
Fragen insoweit nicht zugelassen, als sie unbeachtliche neue technische
Verhältnisse im vorerwähnten Sinne betrafen. Daran ist festzuhalten. Auch
der von der Klägerin angerufene Grundsatz des rechtlichen Gehörs gewährt
den Verfahrensbeteiligten keinen Anspruch auf beliebige Ergänzung oder
Erweiterung des Beweisverfahrens. Entsprechende Beweisanträge sind
vielmehr nur zu berücksichtigen, wenn sie nach Massgabe der anwendbaren
Verfahrensvorschriften rechtzeitig und formrichtig gestellt worden sind,
erhebliche Tatsachen betreffen und tauglich sind, über streitige Tatsachen
Beweis zu erbringen (BGE 117 Ia 262 E. 4b). Aus diesen Gründen sind die
Beweisanträge der Klägerin abzuweisen.
Erwägung 2
2.- a) Der Begriff des Erfinderischen beginnt nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichts erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten
Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete
Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt darauf mit seinem Wissen
und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und finden kann. Entscheidend
ist daher, ob ein solcher Fachmann nach all dem, was an Teillösungen
und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer
geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann, oder
ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwands bedarf. Diese der
Patenterteilung vorausgesetzte erfinderische Tätigkeit, welche das Gesetz
mit dem Begriff des Nichtnaheliegens umschreibt (Art. 1 Abs. 2 PatG),
war der Patentierbarkeit einer Erfindung schon vor der Revision des
Patentgesetzes von 1978 - damals unter dem Begriff der Erfindungshöhe
- und damit vor dessen Angleichung an internationale Übereinkommen,
namentlich das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ; SR 0.232.142.2)
vom 5. Oktober 1973, begriffswesentlich (BGE 121 III 125 E. 5b).
Die begriffliche Neufassung brachte insoweit im Grundsatz keine Änderung
der Patentvoraussetzungen.
In der Literatur wird - wie in der Berufungsschrift und im mündlichen
Vortrag der Klägerin an der Hauptverhandlung - die Auffassung vertreten,
die Fortschreibung der Rechtsprechung zum altrechtlichen Begriff der
Erfindungshöhe unter demjenigen des Nichtnaheliegens verstosse gegen das
Harmonisierungsanliegen, welches eine Milderung der Anforderungen an
dieses Patenterfordernis verlange (WERNER STIEGER, Zur erfinderischen
Tätigkeit und zum Durchschnittsfachmann - Anmerkungen zu BGE 120 II
71 ff. ("Wegwerfwindeln"), SMI 1995, S. 63 ff., S. 64 ff.; CHRISTOPH
GASSER, Momentaufnahme des Patentrechts, recht 1997, S. 24 ff., S. 28
in Fn. 48, je mit Hinweisen). Richtig ist zwar, dass das Bundesgericht
im Jahre 1982 in einem obiter dictum festgehalten hat, mit dem Beitritt
zum Europäischen Patentharmonisierungsabkommen und mit der Anpassung
des Patentgesetzes sei eine Milderung der bisherigen Anforderungen an
die Erfindungshöhe beabsichtigt worden (BGE 108 II 325 f. mit Hinweis
auf die Gesetzesmaterialien), doch sind der Begriff und seine wertende
Konkretisierung nicht zu vermengen. Erfindungshöhe und Nichtnaheliegen
fordern qualitativ dasselbe, nämlich einen bestimmten Abstand zwischen
der zum Schutz beanspruchten Erfindung und dem Stand der Technik. Die
Begriffe sind insoweit synonym, wurden bereits altrechtlich sinnverwandt
verstanden (vgl. z.B. BGE 89 II 108 E. 5) und werden es auch andernorts
unter der Herrschaft harmonisierten nationalen Rechts (BENKARD/BRUCHHAUSEN,
Patentgesetz, 9. Aufl., N. 1 zu § 4 DPatG mit Hinweisen; vgl. auch JOHANNES
DAVID MEISSER, Die Erfindungshöhe, Diss. Zürich 1975, S. 44). Einer
Harmonisierung bedarf nicht mehr der Begriff, sondern höchstens seine
wertende Anwendung im konkreten Fall, die Bestimmung des erforderlichen
Abstands. Nicht der Grundsatz, sondern allenfalls das Mass ist
rechtsvergleichend einzugrenzen. Dabei ist unverändert davon auszugehen,
dass der deutsche Ausdruck "naheliegend" den Kern der erfinderischen
Tätigkeit sinnbildlicher umschreibt als die in der französischen und der
italienischen Fassung von Art. 1 Abs. 2 PatG verwendeten "évident" und
"evidente" oder das englische "obvious" in Art. 56 EPÜ. Daher ist eine
Lösung nicht bereits dann patentfähig, wenn sie für einen Fachmann "nicht
offensichtlich ist" oder "nicht klar auf der Hand liegt", sondern erst
dann, wenn dieser sie auch aufgrund einfacher Experimente im entsprechenden
Forschungsbereich nicht zu finden vermag (BGE 121 III 125 E. 5b mit
Hinweisen). Patentwürdig wird die erfinderische Tätigkeit erst, wenn sie
den normalen Weg der ständigen Weiterentwicklung verlässt und neue Wege
geht, die einer schöpferischen Leistung entspringen. Die handwerksmässige
oder fachmännische Weiterentwicklung der Technik genügt hierzu nicht,
ebensowenig, was mit den normalen Fähigkeiten eines Praktikers erreicht
werden kann (BGE 121 III 125 E. 5d/bb).
Patentwürdige technische Kreativität setzt, ausgehend vom Wissen
und Können eines hypothetischen Durchschnittfachmanns, eine Leistung
voraus, die den natürlichen Entwicklungsablauf sprengt, den allmählichen
Gang des Fortschritts unterbricht und damit dessen Entwicklung auf dem
einschlägigen Gebiet erheblich verkürzt, die Technik sprunghaft bereichert
(BENKARD/BRUCHHAUSEN, aaO, N. 3 zu § 4 DPatG; MEISSER, aaO, S. 60 ff.;
"inventive step" in der englischsprachigen Terminologie). Damit ist
sie an Kriterien zu messen, welche auf weiten Strecken kasuistisch
geprägt sind und dem Sachgericht einen wertenden Beurteilungsspielraum
eröffnen. Die gestützt darauf ergangenen Entscheidungen überprüft
das Bundesgericht zwar im Berufungsverfahren jedenfalls in rechtlicher
Hinsicht grundsätzlich frei, beachtet aber den Entscheidungsspielraum des
kantonalen Gerichts und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz von den
in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgegangen ist, wenn
sie Umstände beachtet oder überbewertet hat, die für den Entscheid keine
oder bloss eine untergeordnete Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie
umgekehrt entscheidrelevante Umstände nicht oder nur ungenügend beachtet
hat (vgl. BGE 118 II 50 E. 4; 120 II 280 E. 6c). Dies gilt jedenfalls
insoweit, als das Bundesgericht nach der allgemeinen Regel von Art. 63
Abs. 2 OG an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden ist,
wogegen es nach Art. 67 OG selbst erhobene Beweise frei zu würdigen hat.
Am Grundsatz, dass die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf
einer wertenden Gewichtung technisch relevanter Sachumstände beruht,
hat die Harmonisierung des materiellen Patentrechts nichts geändert. Die
abstrakten Beurteilungskriterien sind dieselben geblieben, und ihre
Handhabung bleibt weiterhin der kasuistischen Umsetzung durch das mit der
Nichtigkeitsfrage befasste Gericht vorbehalten. Zu beachten ist indessen,
dass auch diese auf den Einzelfall bezogene Umsetzung an Grundsätze
gebunden und nicht in das Belieben des Gerichts gestellt ist. Diese
Grundsätze ihrerseits sind, wie jede richterliche Rechtsfindung,
an den objektiven Wertmassstäben der Kohärenz und der sachgerechten
Wiederholbarkeit zu messen und damit auf Rechtsgleichheit ausgerichtet,
deren Inhalt jedoch im Bereiche international harmonisierten Rechts
auch rechtsvergleichend zu bestimmen und zu konkretisieren ist. Darin
manifestiert sich das an den Rechtsanwender gerichtete Harmonisierungsgebot
bei der Auslegung vereinheitlichter unbestimmter Rechtsbegriffe
wie der erfinderischen Tätigkeit. Dagegen bleibt dem unbestimmten
Begriff notwendigerweise eine Bandbreite der Anwendung gewahrt, welche
unterschiedliche Wertungen verschiedener Gerichte letztlich weder
ausschliessen kann noch will.
b) Angelpunkt der Beurteilung erfinderischer Tätigkeit ist der
durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann. Dieser ist weder Experte des
betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit hervorragenden
Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken,
jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine solide
Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage
stehenden Fachbereich gut gerüstet sein. Die erfinderische Tätigkeit ist -
vereinfacht ausgedrückt - an den Fähigkeiten eines Konstrukteurs und nicht
an jenen eines Erfinders zu messen. Bei der Bestimmung der erforderlichen
Qualifikation müssen indessen die Besonderheiten des technischen Zweiges
berücksichtigt werden. In diesem Sinne ist der gewerblichen Zielsetzung
und der in einem bestimmten Bereich üblichen Art, Fachleute einzusetzen,
Rechnung zu tragen (BGE 120 II 71 E. 2 mit Hinweisen).
Aufgrund des dem Durchschnittsfachmann dergestalt zuzurechnenden
Fachwissens und -könnens ist alsdann bezogen auf den Anmeldezeitpunkt zu
prüfen, ob dieser mit üblichem Aufwand die in Abgrenzung zum vorbekannten
Stand der Technik objektiviert gestellte Aufgabe des Streitpatents in
dessen Sinne hätte lösen können oder nicht (STIEGER, aaO, S. 71).