BGE 101 II 293
101 II 293
49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. April 1975 i.S. Togal-Werk
Gerhard F. Schmidt AG gegen Togal AG. Regeste
Art. 9 Abs. 1 MSchG; Gebrauch einer Marke.
1. Art. 5 Abs. 1 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892.
Gebrauch einer Marke durch eine Gesellschaft in Deutschland; Berufung
einer Schweizer Firma auf diesen Gebrauch (Erw. 1).
2. Art. 1 OR, Art. 5 und 6bis MSchG. Lizenzvertrag über Markenrechte
zwischen Gesellschaften, die ihren Sitz in verschiedenen Ländern haben,
wirtschaftlich eng verbunden sind und Waren gleicher Qualität vertreiben;
anwendbares Recht; Auslegung des Vertrages nach dessen Sinn und Zweck
(Erw. 2).
Sachverhalt
A.- Der Inhaber der Togal-Werke, Gerhard F. Schmidt, gründete in den
dreissiger Jahren in München, Lugano, Wien und Zürich je eine Gesellschaft,
die teils pharmazeutische, kosmetische und diätetische Erzeugnisse
herstellen und vertreiben, teils bloss damit handeln. Die Togal AG Zürich
gehört zu den letzteren. Sie ist gemäss ihrem Zweck "auf pharmazeutischem
Gebiet im allgemeinen und für das Togal im speziellen" tätig. Am 26. März
1936 liess sie im Einvernehmen mit Schmidt die Wortmarke EFASIT in das
schweizerische Register eintragen. Die Marke wurde am 21. März 1956 unter
Nr. 160 198 erneuert. Sie ist insbesondere für Arzneimittel, diätetische
Nährmittel, Parfümerien und kosmetische Mittel bestimmt und auch im
internationalen Register auf den Namen der Togal AG Zürich eingetragen.
EFASIT steht ferner seit 3. April 1957 als Wortmarke für weitgehend
gleiche Waren in der Zeichenrolle des Deutschen Patentamtes und seit
1. September 1960 als Marke Nr. 235 219 zugunsten der Togal-Werk Gerhard
F. Schmidt AG, München (abgekürzt Togal AG München), im internationalen
Register.
Die unter der Marke EFASIT verkauften Waren wurden bis April 1952 vom
Togal-Werk München hergestellt und von diesem namentlich in den dreissiger
Jahren in Deutschland mit grosser Werbung abgesetzt. Den Verkauf im Ausland
wollte Schmidt dagegen von der Schweiz aus aufbauen. Er bestätigte 1938/39
die Togal AG Zürich als Inhaberin der Marke EFASIT und erklärte sie für
Auslandgeschäfte zuständig. Seit Mai 1952 werden EFASIT-Präparate auch
vom Togal-Werk Wien hergestellt.
Im September 1953 kamen die von Schmidt gegründeten Gesellschaften
unter dessen persönlicher Beteiligung überein, ihre freundschaftliche
Zusammenarbeit "in Wortmarken-, Fabrikations-, Reklame- und allgemeinen
Geschäftsangelegenheiten" in einem Vertrag festzuhalten. Dieser wurde auf
"unbegrenzte Dauer" abgeschlossen und sollte auch für die Rechtsnachfolger
der Vertragsparteien gelten. Durch Lizenzvertrag vom 31. Dezember
1954 räumte die Togal AG Zürich dem Togal-Werk Wien das Recht ein,
EFASIT-Präparate in Österreich allein herzustellen und zu vertreiben und
die Wortmarke dort allein zu benützen. Die Togal AG München war damit
einverstanden.
Nach dem Tode Schmidts im Oktober 1956 wurde das Aktienkapital der
Gesellschaften von seinen beiden Söhnen übernommen.
B.- Von 1969 an vertrieb die Togal AG München in der Schweiz ein
Fusspflegesortiment, für das sie auch hier die Marke EFASIT benutzte. Da
die Togal AG Zürich dies für unzulässig hielt und die Parteien sich
nicht einigen konnten, kündigte die Togal AG München am 1. April 1971
den Freundschaftsvertrag von 1953. Am 22. April klagte sie zudem gegen
die Togal AG Zürich auf Feststellung, dass die Schweizer-Marke Nr. 160
198 EFASIT wegen Nichtgebrauchs nichtig sei.
Die Togal AG Zürich widersetzte sich diesem Begehren und verlangte
widerklageweise: 1. der IR-Marke Nr. 235 219 EFASIT den Schutz in
der Schweiz zu verweigern; 2. der Klägerin deren weitere Verwendung
durch Einfuhr und Vertrieb von EFASIT-Fusspflegemitteln in der Schweiz
unter Strafe zu verbieten; 3. die Klägerin zum Ersatz des Schadens zu
verurteilen, welcher der Beklagten aus der widerrechtlichen Benutzung
der Marke entstanden sei.
Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Klage am 8. Mai 1974
ab und hiess die beiden ersten Rechtsbegehren der Widerklage mit der
Begründung gut, die Beklagte sei nach dem Willen Schmidts schon seit
den dreissiger Jahren allein Inhaberin der national und international
registrierten Wortmarke EFASIT gewesen; sie habe deshalb die Marke nicht
nur dem Werk Wien, sondern auch der Klägerin zum Gebrauch überlassen
können. Dieser Rechtszustand sei im Freundschaftsvertrag von 1953 bestätigt
worden, der Gebrauch der Marke durch die Klägerin folglich der Beklagten
anzurechnen.
Die Klägerin führte gegen dieses Urteil kantonale
Nichtigkeitsbeschwerde, die vom Kassationsgericht des Kantons Zürich am
18. November 1974 abgewiesen wurde, soweit darauf einzutreten war.
C.- Die Klägerin hat gegen das Urteil des Handelsgerichtes auch
Berufung eingelegt. Sie beantragt, die Klage gutzuheissen und die
Widerklage abzuweisen.
Die Beklagte hat ihren Sitz inzwischen nach Massagno (Tessin)
verlegt. Sie beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene
Urteil zu bestätigen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Das Recht an einer Marke und deren Schutz hangen in der Regel
davon ab, dass der Berechtigte sie bestimmungsgemäss gebraucht. Als
solcher Gebrauch kommt nach schweizerischer Anschauung nur die Verwendung
der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung in Frage. Der
prioritätsbegründende Gebrauch beginnt zudem nicht schon mit dem
Anbringen der Marke auf der Ware, sondern erst mit deren Erscheinen
auf dem schweizerischen Markt. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt,
wenn die Ware ausschliesslich für den Export bestimmt ist (BGE 100 II
233/4 mit Zitaten). Macht der Inhaber der Marke von ihr während drei
aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch und vermag er dies nicht zu
rechtfertigen, so kann der Richter gemäss Art. 9 Abs. 1 MSchG auf Begehren
einer interessierten Partei ihre Löschung anordnen. Die Klägerin stellt
sinngemäss ein solches Begehren.
Nach dem angefochtenen Urteil hat die Beklagte nicht bewiesen,
die Marke EFASIT selber gebraucht zu haben. Sie hat sich mit dieser
Feststellung abgefunden und hält dem Klagebegehren in der Berufungsantwort
nur noch entgegen, die Klägerin habe die Marke seit 1937 an ihrer
Stelle in Deutschland gebraucht; dieser stellvertretende Gebrauch durch
eine deutsche Gesellschaft in Deutschland sei gemäss Art. 5 Abs. 1 des
deutsch-schweizerischen Übereinkommens von 1892 einem Gebrauch in der
Schweiz gleichzusetzen, folglich nach Art. 9 Abs. 1 MSchG der Beklagten
als rechtserhaltend anzurechnen.
Gemäss Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und
Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz
vom 13. April 1892 (BS 11 S. 1057; vgl. BBl 1950 III 468) sollen
Rechtsnachteile, die nach den Gesetzen der Vertragsstaaten eintreten,
wenn insbesondere eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer
bestimmten Frist verwendet wird, auch dadurch ausgeschlossen werden, dass
die Marke im Gebiet des anderen Staates gebraucht wird. Der Gebrauch
der Marke im einen Staate gilt somit auch als Gebrauch im anderen
(BGE 96 II 254/5, 100 II 232). Mit der Berufung wird geltend gemacht,
das Abkommen erlaube zwar Deutschen und Schweizern, der Gebrauchspflicht
im andern Land durch Gebrauch im eigenen Land zu genügen, entbinde aber
einen schweizerischen Markeninhaber nicht von der Gebrauchspflicht in der
Schweiz. Wie es sich mit dieser im Schrifttum von H. DAVID (GRUR Int. 1972
S. 269 ff.) verfochtenen Auslegung des Abkommens verhält, kann jedoch offen
bleiben. Die Beklagte kann sich jedenfalls dann auf das Abkommen berufen,
wenn mit dem Handelsgericht anzunehmen ist, die Klägerin habe die Marke an
ihrer Stelle in Deutschland gebraucht. Sie erblickt den stellvertretenden
Gebrauch wie die Vorinstanz darin, dass sie die Klägerin gestützt auf ein
Lizenzverhältnis die Marke während Jahrzehnten in Deutschland verwenden
liess. Fragen kann sich somit nur, ob zwischen den Parteien jedenfalls
bis zur Kündigung des Freundschaftsvertrages am 1. April 1971 ein solches
Rechtsverhältnis bestanden hat.
Erwägung 2
2.- Nach der Rechtsprechung gilt der Markengebrauch durch den
Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber, wenn die Vertragsparteien
wirtschaftlich eng verbunden sind und die Benützung der Marke durch den
Lizenznehmer weder das Publikum täuschen kann noch sonstwie das öffentliche
Interesse verletzt (BGE 58 II 180, 61 II 62, 72 II 426, 79 II 221, 83 II
330, 92 II 280). Das nimmt auch das Handelsgericht an, und die Klägerin
wendet gegen diese Rechtsprechung nichts ein. Sie bestreitet dagegen,
dass ein Lizenzverhältnis vorliege.
a) Das Handelsgericht hat auf diese Frage ohne Begründung
schweizerisches Recht angewendet, während die Parteien darüber nichts
vereinbart haben. Mangels einer von den Vertragsschliessenden getroffenen
Rechtswahl ist auf Schuldverträge das Recht jenes Staates anzuwenden, mit
dem das Rechtsverhältnis räumlich am engsten zusammenhängt. Den engsten
Zusammenhang schafft die für das Verhältnis charakteristische Leistung (BGE
94 II 360, 96 II 89, 99 II 318). Das ist beim Lizenzvertrag die Leistung
des Lizenzgebers (BGE 94 II 362; SCHNITZER, Internationales Privatrecht,
4. Aufl. II S. 597). Da dieser im vorliegenden Fall seinen Sitz in der
Schweiz hat, untersteht daher das streitige Lizenzverhältnis samt der
Frage, ob deswegen ein stellvertretender Markengebrauch anzunehmen ist,
dem schweizerischen Recht. Die Parteien versuchen dies nicht zu widerlegen.
b) Nach dem angefochtenen Urteil war Schmidt, der die vier
Gesellschaften gründete und beherrschte, zeit seines Lebens Alleininhaber
der Togal-Unternehmen. Er liess die Marke EFASIT schon 1936 zugunsten
der Beklagten registrieren und übertrug dieser in der Absicht, das
Auslandgeschäft von der Schweiz aus aufzubauen, alle dafür nötigen
Fabrikations- und Markenrechte. Das Handelsgericht stellt ferner fest,
aus dem eigenen Verhalten der Klägerin folge, dass sie die Beklagte nicht
bloss vor, sondern auch nach dem zweiten Weltkrieg als einzige Inhaberin
der national und international registrierten Marke betrachtet habe.
Diese Feststellungen betreffen tatsächliche Verhältnisse und binden
das Bundesgericht, denn die Klägerin macht nicht geltend, sie seien in
Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen; was die
Klägerin dagegen vorbringt, ist unzulässige Kritik an der Beweiswürdigung
oder am kantonalen Verfahren und daher gemäss Art. 55 lit. c OG nicht zu
hören. Das gilt insbesondere von der Rüge, das Handelsgericht habe den
Auszug über die Hinterlegung der Wort/Bild-Marke Nr. 521 375 ausser acht
gelassen. Die Vorinstanz hat den Registerauszug nicht übersehen, sondern
als unerheblich bezeichnet, weil für diese Marke weder ein fortbestehender
Eintrag noch ein Gebrauch nachgewiesen sei.
Die Feststellungen des Handelsgerichtes können nur dahin verstanden
werden, dass die Beklagte nach der eigenen Auffassung der Klägerin
nicht bloss die erste Hinterlegerin der streitigen EFASIT-Marke, sondern
bis 1953 auch die wahre Berechtigte im Sinne von Art. 5 MSchG war. Da
im Freundschaftsvertrag von 1953 nach der Meinung der Beteiligten ihre
bisherige freundschaftliche Zusammenarbeit unter anderem in Markensachen
niedergelegt werden sollte, schloss das Handelsgericht zu Recht, mit dem
Vertrag sei die bestehende Rechtslage bestätigt und verdeutlicht worden,
die Beklagte folglich Allein-Inhaberin der Marke geblieben. Dass der
Vertrag die Partner verpflichtete, ihre Warenzeichen- und sonstigen
Schutzrechte auf Verlangen einander zur Benützung zu überlassen,
steht dem Schluss der Vorinstanz nicht entgegen, macht ihn weder zu
einem Versehen noch zu einem "blanken Irrtum". Das Handelsgericht
weist mit Recht darauf hin, dass die Beklagte Ende 1954 mit dem
Togal-Werk Wien einen Lizenzvertrag abgeschlossen und die Klägerin dem
zugestimmt hat. Dieser Vertrag über die Herstellung und den Vertrieb
von EFASIT-Präparaten in Österreich sowie über die dortige Benützung der
Marke setzte ebenfalls voraus, dass die Beklagte auch nach dem Abschluss
des Freundschaftsvertrages Inhaberin der streitigen EFASIT-Marke blieb.
c) Durch den Lizenzvertrag verpflichtet sich der Markeninhaber,
den Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer zu dulden (BGE 92 II 280
Nr. 41 mit Zitaten). Der Lizenzvertrag kann wie jeder andere nicht
formbedürftige Vertrag nicht nur durch ausdrückliche Willensäusserungen
der Parteien, sondern auch stillschweigend durch schlüssiges Verhalten
geschlossen werden (Art. 1 OR). Ein solches Verhalten ist hier für die
Zeit bis September 1953 darin zu erblicken, dass nach dem Willen Schmidts
die Beklagte Inhaberin der EFASIT-Marke war und die Klägerin Waren unter
dieser Marke vertrieb. Als der Freundschaftsvertrag geschlossen wurde,
änderte sich an dieser Markenlizenz nichts, da die Parteien ihre bisherige
Zusammenarbeit im Vertrag festhielten; neu war bloss, dass jeder Partner
sich ausdrücklich verpflichtete, seine Marken den anderen auf Verlangen
zum Gebrauch zu überlassen. Das zwischen den Prozessparteien bestehende
Lizenzverhältnis wurde somit aufrechterhalten und im Jahre 1954 durch
einen Lizenzvertrag mit dem Togal-Werk Wien ergänzt. Bei dieser Rechtslage
kann der Vorinstanz weder eine Verletzung von Art. 1 OR noch ein Verstoss
gegen Art. 8 ZGB vorgeworfen werden. Ob das Handelsgericht nach dem
ganzen Verhalten der Beteiligten annehmen durfte, ein stillschweigend
geschlossener Lizenzvertrag habe schon seit den dreissiger Jahren
bestanden, ist übrigens nicht eine Frage der Beweislast, sondern der
Rechtsanwendung.
Es ist unbestritten, dass zwischen den vier Gesellschaften zu
Lebzeiten Schmidts enge wirtschaftliche Beziehungen im Sinne von
Art. 6bis MSchG bestanden haben. Dass die Beklagte sich bis 1973 zu 49%
am Aktienkapital der Klägerin beteiligte, ist dem angefochtenen Urteil
nicht zu entnehmen; diese Behauptung der Beklagten ist vom Handelsgericht
vielmehr aus prozessualen Gründen zurückgewiesen worden, folglich auch im
Berufungsverfahren nicht zu hören. Es muss daher auch offen bleiben, ob
die Beklagte die Klägerin deswegen wie eine Verwaltungsholding beherrscht
habe (vgl. BGE 75 I 352 Erw. b, 100 II 165 Erw. a). Für die Zeit nach
dem Tode Schmidts durfte die Vorinstanz eine enge wirtschaftliche Bindung
zwischen den Parteien dagegen schon gestützt auf den Freundschaftsvertrag
bejahen, da die vier Gesellschaften sich darin verpflichteten, ihre
Marken und Rezepte einander zum Gebrauch zu überlassen sowie ihre
Fabrikationsverfahren untereinander auszutauschen.
Die wirtschaftlich enge Verbundenheit setzt übrigens nicht voraus,
dass eine der beteiligten Gesellschaften die andern beherrsche. Nach
der Rechtsprechung liegt sie z.B. schon dann vor und ist eine Täuschung
des Publikums und eine Verletzung anderer öffentlicher Interessen
ausgeschlossen, wenn der Lizenznehmer der Ware die wesentlichen
Eigenschaften nach Rezepten des Lizenzgebers verleiht, also Gewähr dafür
besteht, dass nicht unter der gleichen Marke verschiedene Qualitäten
angeboten werden (BGE 61 II 62, 72 II 426, 75 I 347, 79 II 221). Dass
diese Voraussetzung hier zu Lebzeiten Schmidts zutraf, ist wiederum
unbestritten. Für die Zeit nach seinem Tode sieht die Vorinstanz die
Gewähr für Waren gleicher Qualität darin, dass die Beklagte nach dem
Freundschaftsvertrag jederzeit die Möglichkeit und das Recht hatte, die
Waren zu kontrollieren. Diese Auslegung des Vertrages ist entgegen den
Einwänden der Klägerin nicht zu beanstanden. Die gegenseitige Verpflichtung
zu enger Zusammenarbeit im Sinne des Vertrages kann nach Treu und Glauben
nur dahin verstanden werden, dass unter der gleichen Marke bloss Präparate
gleicher Qualität vertrieben werden sollten.
Ob die Klägerin den Freundschaftsvertrag am 1. April 1971 gültig
gekündigt hat, kann mit dem Handelsgericht offen gelassen werden. Der
Kündigung kommt nach Art. 9 Abs. 1 MSchG so oder anders keine Bedeutung
zu, da das Lizenzverhältnis und damit auch der stellvertretende
Gebrauch der Marke durch die Klägerin jedenfalls bis ins Jahr 1971
dauerte. Bis dahin konnte das Markenrecht der Beklagten nicht untergehen,
und seitdem könnte sich diese wegen des Prozesses auf Art. 9 MSchG
berufen, um einen allfälligen Nichtgebrauch von mehr als drei Jahren
zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen kommt auch nichts darauf an,
wie es sich bei einem allfälligen Ablauf des Lizenzverhältnisses mit
der Qualität von EFASIT-Präparaten verhält, welche nun angeblich von
der Beklagten direkt vertrieben werden, aber nach Rezepten von 1938
hergestellt sind. Es braucht auch nicht entschieden zu werden, welcher
Partei die streitige Marke nach Ablauf des Lizenzverhältnisses oder nach
Auflösung der wirtschaftlichen Bindung ausschliesslich zukommt.
d) Die Klägerin wendet ein, sie habe stets ihre eigene Marke verwendet,
weshalb weder von einer Überlassung noch von einem stellvertretenden
Gebrauch die Rede sein könne.
Dieser Einwand hilft der Klägerin schon deshalb nicht, weil er
sich nach ihren eigenen Angaben auf die aus Wort und Bild bestehende
EFASIT-Marke 521 375 bezieht, von der nach dem angefochtenen Urteil nicht
feststeht, ob sie in der deutschen Zeichenrolle noch eingetragen ist oder
ob und wann die Klägerin sie in Deutschland und in der Schweiz gebraucht
hat. Da die Klägerin die reine Wortmarke EFASIT während Jahrzehnten in
Lizenz verwendet hat, kommt auch nichts darauf an, dass sie die gleiche
Marke 1957 in Deutschland und 1960 im internationalen Register auf ihren
Namen eintragen liess. Diese Einträge waren übrigens entgegen der Annahme
der Vorinstanz mit dem Freundschaftsvertrag von 1953 durchaus vereinbar, da
sie auf einem fiduziarischen Rechtsverhältnis beruhten und selbst nach der
früheren Zusammenarbeit der Parteien keine andere Bedeutung haben konnten
(vgl. BGE 92 II 280; nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung
vom 6. Oktober 1959 i.S. Ginsbo Watch gegen Saatdji Erw. 3 a).
Erwägung 3
3.- Kann das Markenrecht der Beklagten somit nicht gemäss Art. 9 MSchG
als untergegangen erachtet werden, so hat die Vorinstanz die Hauptklage
zu Recht abgewiesen, denn die Klägerin behauptet nicht mehr, die Beklagte
habe ihr Markenrecht auch gemäss Art. 2 ZGB verwirkt.
Gegen die Begründung, mit der das Handelsgericht die beiden
ersten Widerklagebegehren gutgeheissen hat, bringt die Klägerin im
Berufungsverfahren nichts mehr vor. Das Bundesgericht hat daher keinen
Anlass, das angefochtene Urteil in dieser Beziehung zu überprüfen,
zumal die Gutheissung der Widerklagebegehren sich weitgehend schon aus
der Abweisung der Klage ergibt.
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des
Kantons Zürich vom 8. Mai 1974 bestätigt.