BGE 100 II 159
100 II 159
25. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Mai 1974 i.S. Société de Diffusion
de Marques SODIMA gegen Zentralschweizerischen Milchverband. Regeste
Schutz einer international registrierten Individualmarke.
1. Art. 6quinquies lit. A Abs. 1 PVUe gilt nur für die äussere
Form der Marke. Ob ihr Inhaber die materiellen Voraussetzungen für die
Hinterlegung erfülle, beurteilt sich nach den Gesetzen des Landes, in
dem der Schutz beansprucht wird (Erw. 1).
2. Art. 1 ff., insbesondere Art. 5 Abs. 2 MMA stehen dieser
Beurteilung nicht entgegen (Erw. 2).
3. Art. 7 Abs. 1 MSchG. Eine Genossenschaft, die selber weder ein
Fabrikations- noch ein Handelsgeschäft führt, darf eine Individualmarke
nicht auf ihren Namen eintragen lassen (Erw. 3).
Sachverhalt
A.- Der Zentralschweizerische Milchverband hinterlegte am 14. Juni
1968 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die Marke JUPI, die
für alkoholfreie Getränke bestimmt ist und unter Nr. 232094 registriert
wurde. Am 9. Juli 1969 liess der Verband das Warenverzeichnis auf
Milchprodukte, d.h. auf Waren der internationalen Klasse 29 ausdehnen
und die Marke unter Nr. 239993 erneuern.
Die Société de Diffusion de Marques SODIMA in Clichy ist eine
Genossenschaft nach französischem Recht. Sie ist Inhaberin der in
Frankreich eingetragenen Marke YOPI. Am 7. Juni/10. Juli 1967 wurde dieses
Zeichen unter Nr. 335 857 auch vom Internationalen Büro zum Schutze des
gewerblichen Eigentums registriert. Es ist für Milch und Milchprodukte
bestimmt.
Durch Vertrag vom 31. März und ein Zusatzabkommen vom 13. August
1969 räumte die SODIMA der Union Laitière Vaudoise (ULV) das Recht ein,
ihre vom Internationalen Büro bereits 1966 registrierte Marke YOPLAIT
sowie Untermarken davon, insbesondere das Zeichen YOPI zu gebrauchen.
B.- Im September 1969 stellte der Zentralschweizerische Milchverband
fest, dass die ULV Dessertspeisen aus Milch unter der Marke YOPI
verkaufte. Da die ULV auf dieses Zeichen nicht verzichten wollte, klagte
der Verband im September 1970 gegen die SODIMA auf Feststellung, dass
die internationale Marke Nr. 335 857 YOPI für das Gebiet der Schweiz
nichtig sei.
Die SODIMA widersetzte sich diesem Begehren und verlangte
widerklageweise, die Schweizer Marke Nr. 239993 JUPI nichtig zu erklären
und der Klägerin deren weitere Verwendung unter Strafe zu verbieten.
Das Handelsgericht des Kantons Bern hiess die Klage am 19. Dezember
1972 gut und wies die Widerklage ab, weil die Beklagte selber weder
Industrielle noch sonstige Produzentin oder Handeltreibende im Sinne von
Art. 7 Abs. 1 MSchG sei, die streitige Einzelmarke folglich nicht mit
Wirkung für die Schweiz habe hinterlegen dürfen; die Marke YOPI sei daher
für das Gebiet der Schweiz ungültig zu erklären, womit die Widerklage
hinfällig werde.
C.- Die Beklagte beantragt dem Bundesgericht auf dem Wege der
Berufung, dieses Urteil aufzuheben, die Klage abzuweisen und die
Widerklage gutzuheissen. Sie macht geltend, sie könne den Schutz ihrer
in Frankreich eingetragenen und international registrierten Marke YOPI
auch in der Schweiz beanspruchen, was das Handelsgericht in Verletzung
von Bestimmungen des Madrider Abkommens, der Pariser Verbandsübereinkunft
und des MSchG verkannt habe.
Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene
Urteil zu bestätigen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Frankreich und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen über die
internationale Registrierung der Fabrik- und Handelsmarken (MMA) in der am
15. Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung (AS 1964 S. 1164) beigetreten.
Dessen Art. 5 Abs. 1 erlaubt den auf das Abkommen verpflichteten Ländern,
einer international registrierten Marke den Schutz unter den gleichen
Voraussetzungen zu verweigern, unter denen sie ihn nach der Pariser
Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) einer
zur nationalen Eintragung hinterlegten Marke versagen dürfen.
Zwischen Frankreich und der Schweiz ist die am 31. Oktober 1958 in
Lissabon vereinbarte Fassung der PVUe (AS 1963 S. 123) massgebend. Sie
verpflichtet in Art. 6quinquies lit. A Abs. 1 die Verbandsländer, jede
im Ursprungsland vorschriftsgemäss eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke
so, wie sie ist (telle quelle), unter den Vorbehalten dieses Artikels zur
Hinterlegung zuzulassen und zu schützen. Diese sog. "telle-quelle"-Klausel
bezieht sich nach ständiger Rechtsprechung jedoch nur auf die äussere
Gestaltung der Marke; materiellrechtliche Fragen, welche das Wesen oder
die Funktion der im Ursprungslande eingetragenen Marke betreffen, sind nach
den Gesetzen des Landes zu beurteilen, in dem der Schutz beansprucht wird
(BGE 98 Ib 182 Erw. 2 mit Verweisungen, 99 Ib 29). Dazu gehört auch die
Frage, ob der Inhaber einer Marke die persönlichen Voraussetzungen für
deren Hinterlegung erfülle (BGE 74 II 185).
Nach schweizerischem Recht sind zur Hinterlegung ihrer Marken
insbesondere berechtigt Industrielle und sonstige Produzenten, deren
Produktionsgeschäft sich in der Schweiz befindet, sowie Handeltreibende mit
einer festen schweizerischen Handelsniederlassung (Art. 7 Abs. 1 Ziff. 1
MSchG). Die Eintragung ihrer Marken setzt also voraus, dass sie die Waren,
die damit gekennzeichnet werden sollen, entweder selber herstellen oder
mit ihnen Handel treiben (MATTER, Kommentar zum MSchG S. 46 und 126/7;
DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N. 30 und 39 zu Art. 6; TROLLER,
Immaterialgüterrecht, Bd. II S. 745/6 und 749). Erfüllen sie diese
Voraussetzung nicht, so hat das Amt die Eintragung zu verweigern (Art. 14
Abs. 1 Ziff. 1 MSchG).
Erwägung 2
2.- Die Beklagte hält Art. 5 Abs. 1 MMA im vorliegenden Fall nicht für
anwendbar, weil das Amt die ihm gesetzte Jahresfrist, innert der es der
Marke YOPI den Schutz in der Schweiz hätte versagen können, unbenützt habe
verstreichen lassen. Die Beklagte kritisiert zudem die Auslegung von Art.
6quinquies PVUe durch das Bundesgericht im Entscheid 98 Ib 182 ff.
a) Es trifft an sich zu, dass eine international registrierte
Marke in der Schweiz Schutz geniesst, wenn das eidgenössische Amt für
geistiges Eigentum innert der in Art. 5 Abs. 2 MMA vorgesehenen Frist
keine Einwendungen erhebt. Das heisst indes noch nicht, das Recht an der
Marke sei gültig zustande gekommen und nach Ablauf eines Jahres in der
Schweiz vor Angriffen gefeit, wie die Beklagte anzunehmen scheint. Auch
nachher bleibt es dabei, dass gemäss Art. 4 Abs. 1 MMA die Marke in
jedem der beteiligten Verbandsländer bloss "ebenso geschützt" ist,
"wie wenn sie dort unmittelbar hinterlegt worden wäre".
Die Beklagte geht deshalb fehl, wenn sie unter anderem einwendet,
für den Schutzanspruch seien Art. 1 und 2, für die internationale
Registrierung Art. 3 und 3ter MMA massgebend, weshalb das schweizerische
Recht keine weitergehenden Bedingungen aufstellen könne. Dasselbe gilt
vom Einwand, die Berechtigung zu einer internationalen Hinterlegung
richte sich nach dem Recht des Ursprungslandes, wenn Angehörige von
Vertragsstaaten sich den Schutz ihrer Marken in den übrigen Verbandsländern
sichern wollten. Art. 1 ff. MMA sagen nicht, unter welchen Voraussetzungen
Angehörige von Vertragsstaaten für ihre Marken Schutz in einem Verbandsland
verlangen können. Sie wollen einer international registrierten Marke
in einem Verbandsland nur den gleichen (BGE 90 II 45), aber nicht mehr
Schutz verschaffen als den im nationalen Register stehenden. Denn die
internationale Eintragung begründet kein Markenrecht eigener Art,
sondern ersetzt bloss die nationale in den Verbandsländern. Sie enthebt
den Hinterleger der Pflicht, die Marke in jedem einzelnen Verbandsland
registrieren zu lassen, die formelle Voraussetzung für den Schutz der
Marke also mehrmals in gleicher Weise zu erfüllen. Einer internationalen
Eintragung, die sich nachträglich nach Landesrecht als ungerechtfertigt
erweist, kann daher die Wirkung selbst in einem Verbandsland, das
die Marke nicht als schutzunfähig im Sinne von Art. 5 Abs. 1. MMA
zurückgewiesen hat, abgesprochen werden. Die Marke kann zudem immer noch
wie eine national eingetragene gerichtlich angefochten werden. Dass mit
Bezug auf die Ungültigerklärung und die Schutzverweigerung die in der
PVUe für die unmittelbare Eintragung aufgestellten Regeln zu beachten
sind, hilft darüber nicht hinweg (vgl. BGE 83 II 320/1 und 336/7; ferner
TROLLER, Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen
gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 73 und 75/76; Ders.,
Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 22 und 128/9; REIMER, Wettbewerbs-
und Warenzeichenrecht, 4. Aufl. I S. 634 Anm. 24, S. 635/6 Anm. 26,
S. 641 oben Anm. 29 a.E.).
b) Von der in BGE 98 Ib 182 ff. mit einlässlicher Begründung
bestätigten Rechtsprechung abzuweichen, besteht kein Anlass. Dass
Art. 6 und 6 quinquies PVUe an sich verschiedene Fälle betreffen, ist
dem Bundesgericht nicht entgangen. Es hat die Entstehungsgeschichte
dieser Bestimmung auch nicht ausser acht gelassen, sie vielmehr bei
der Auslegung mitberücksichtigt und an seiner Auffassung, die sich mit
namhaften Lehrmeinungen deckt, im Bewusstsein festgehalten, dass Art. 6
PVUe in den Verbandsländern seit seiner Abänderung an der Konferenz
von Washington im Jahre 1911 unterschiedlich ausgelegt wird. Mit dem
Werdegang dieser Bestimmung hat es sich übrigens neuerdings im Entscheid
99 Ib 25 ff. Erw. 4 eingehend auseinandergesetzt, ohne zu einem andern
Ergebnis zu gelangen. Mit dem von der Beklagten angerufenen Urteil einer
Beschwerdeabteilung des amerikanischen Patentamtes vom 7. Mai 1973
(veröffentlicht in GRUR 1973 Ausl. S. 673/4 mit Anm. von DERENBERG)
ist dagegen nicht aufzukommen, zumal das Urteil weitergezogen, von
der Lehre kritisiert worden ist und anscheinend wenig Aussicht hat,
bestätigt zu werden. DERENBERG hält ihm denn auch u.a. die in BGE 98 Ib
182 ff. vertretene Auffassung entgegen (aaO S. 675 Spalte rechts).
Ist aber auch im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass die in Art.
6quinquies lit. A PVUe enthaltene "telle-quelle"-Klausel bloss für die
äussere Form der Marke gilt, so beurteilt sich nach schweizerischem
Recht, ob die Beklagte die materiellen Schutzvoraussetzungen für eine
Hinterlegung ihrer Individualmarke YOPI in der Schweiz erfülle. Dazu
gehört insbesondere auch die Frage, ob die SODIMA als Markeninhaberin
ein Produktions- oder Handelsgeschäft im Sinne von Art. 7 MSchG führe
(vgl. BODENHAUSEN, Kommentar zur PVUe S. 93/94 zu Art. 6quinquies lit. A).
Erwägung 3
3.- Die Beklagte beansprucht in der Schweiz den Schutz für eine
Einzelmarke. Da eine solche Marke die Herkunft der Ware aus dem Geschäft
des Markeninhabers oder aus dem Geschäft eines mit ihm eng verbundenen
Produzenten oder Händlers andeutet (Art. 6bis MSchG), schreibt Art. 7
Abs. 1 Ziff. 1 MSchG vor, dass ihr Hinterleger entweder Industrieller,
sonstiger Produzent oder Händler sei. Die Beklagte behauptet nicht, dass
sie diese Voraussetzung selber erfülle. Nach dem angefochtenen Urteil
überlässt sie die Herstellung der Ware und den Handel damit vielmehr
ihren Mitgliedern, die aus acht landwirtschaftlichen Genossenschaften
bestehen und je eine grosse Zahl von Milchproduzenten vereinigen. Sie
versucht ihre eigene Befugnis zur Hinterlegung einer Einzelmarke denn
auch nicht aus Art. 7, sondern vor allem aus BGE 75 I 340 ff. abzuleiten.
Die Beklagte hält dafür, wegleitend für diesen Entscheid sei der
in Art. 6bis MSchG zum Ausdruck kommende Solidaritätsgedanke gewesen,
der von einer Genossenschaft aber noch viel ausgeprägter verkörpert
werde als von einer Aktiengesellschaft. Auf eine Industriellen- oder
Produzententätigkeit, wie das Bundesgericht sie in jenem Falle einer
Verwaltungsholding zugebilligt habe, könne sich auch die SODIMA berufen,
da sie Forschungs- und Entwicklungsarbeit leiste, ihre Mitglieder
berate und die Oberaufsicht über den Vertrieb der Erzeugnisse führe. Das
Handelsgericht verkenne, dass eine Kollektivmarke zur Kennzeichnung von
Waren, die von einem Lizenznehmer ausserhalb Frankreichs hergestellt
werden, für sie nicht in Frage komme; die ULV müsste diesfalls Mitglied
der SODIMA werden, um die Marke in der Schweiz benützen zu können. Ein so
weitgehender Zusammenschluss sei aber von keiner Seite gewünscht worden. Es
genüge, der Beklagten die Tätigkeit ihrer Mitglieder anzurechnen, was
keine Ausweitung der vom Bundesgericht gemachten Ausnahme, sondern eine
Anwendung der von ihm aufgestellten Grundsätze bedeute.
a) Das Bundesgericht hat im Entscheid 75 I 352 Erw. b einer
Verwaltungsholding das Recht zugestanden, auf ihren Namen eine
Individualmarke eintragen zu lassen, obschon die Holding selber
kein industrielles Unternehmen führte und den Gebrauch der Marke
ihren Fabrikationsgesellschaften überlassen wollte. Es hielt die
Ausnahme insbesondere für gerechtfertigt, weil die Holding ihre
Tochtergesellschaften wirtschaftlich beherrschte und deswegen völlig
kontrollierte, die Produkte dieser Gesellschaften aber weder durch
eine Kollektiv-, noch durch eine Konzernmarke schützen konnte; sie
müsse sich deshalb auf die Tätigkeit der Betriebsgesellschaften berufen
können. Zumindest sei Art. 7bis MSchG analog anzuwenden, da die Holding
wirtschaftlich als Vereinigung aller ihrer Fabrikationsgesellschaften
anzusehen sei und sich diese in ähnlicher Lage befänden wie Unternehmen,
die als Mitglieder einer Vereinigung im Sinne von Art. 7bis eine
Kollektivmarke gebrauchen könnten.
Die Schweiz ist mit der Auffassung, eine Holdinggesellschaft müsse
eine Einzelmarke hinterlegen können, wenn sie wirtschaftlich selbst als
Inhaberin der ihr angeschlossenen Unternehmen zu betrachten sei, allein
geblieben. Andere Länder folgten nicht, und Versuche, die Anerkennung
der Holdingmarke 1958 an der Lissaboner Konferenz zur Revision der PVUe
durchzusetzen, scheiterten (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. Bd. II
S. 749/50). Ob an der angeführten Rechtsprechung nach erneuter Prüfung
dennoch festzuhalten wäre, kann indes offen bleiben, da die Beklagte
daraus so oder anders nichts zu ihren Gunsten abzuleiten vermag.
b) Das Handelsgericht hält der Beklagten mit Recht entgegen, dass
die Verwaltungsholding auf Beherrschung ihrer Tochtergesellschaften
ausgerichtet ist und diese nur scheinbar selbständig sind (vgl. SIEGWART,
N. 153 ff. zu Art. 620-659 OR; WIELAND, Handelsrecht II S. 377;
GUHL/MERZ/KUMMER, OR S. 563/4). Die Genossenschaft verfolgt dagegen
nicht eigene, sondern die Interessen ihrer Mitglieder. Nach ihrem Zweck
beherrscht sie zudem weder die Genossenschafter noch deren Produktions-
oder Handelsbetriebe. Dass der SODI MA schon nach ihrer Rechtsform
eine gleiche oder ähnliche Stellung zukomme, wie sie in BGE 75 I 340
ff. die Holdinggesellschaft habe beanspruchen können, lässt sich daher
nicht sagen. Die von der Beklagten angeführten Unterschiede zwischen
französischem und schweizerischem Genossenschaftsrecht ändern daran
nichts, zumal die Frage, ob die international registrierte Marke YOPI für
das Gebiet der Schweiz gültig sei, auch insoweit nach schweizerischem,
nicht nach dem Recht des Ursprungslandes zu beurteilen wäre.
Die Beklagte wie eine Holdinggesellschaft zu behandeln, wäre
auch sachlich nicht gerechtfertigt. Sie unterhält selber weder eigene
Fabrikations- noch Handelsbetriebe, sondern ist eine genossenschaftliche
Vereinigung von Produzenten und Handeltreibenden, denen sie ihre Dienste
anbietet und ihr Wissen vermittelt. Ihre Befugnisse, den Genossenschaftern
Weisungen zu erteilen und deren Waren Stichproben zu unterziehen, beruhen
auf blosser Vereinbarung, nicht auf wirtschaftlicher Beherrschung der ihr
angeschlossenen Unternehmen. Nach den Aussagen ihres Generaldirektors
wird sie im Gegenteil von den Gründermitgliedern beherrscht und
kontrolliert. Dadurch unterscheidet sich der vorliegende Fall denn auch
deutlich von dem in BGE 75 I 340 ff. veröffentlichten. Als Genossenschaft
kann die Beklagte zudem gemäss Art. 7bis MSchG eine Kollektivmarke
hinterlegen, um die von ihren Mitgliedern erzeugten oder in den Verkehr
gebrachten Waren zu kennzeichnen.
Dass die Beklagte von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen will
und dergestalt auf die Wahrnehmung eines ihr an sich zugänglichen Rechts
verzichtet, gibt ihr keinen Anspruch auf analogieweise Einräumung eines
Rechts, das Gesellschaften ihrer Art in der Schweiz nicht zugänglich
ist. Die angeblichen Rechtsverhältnisse in Frankreich oder dritten Ländern
beseitigen nicht die Massgeblichkeit des Landesrechts für das Gebiet der
Schweiz. Ebenso wenig vermag der blosse Umstand, dass die Beklagte und die
ULV die für eine Rechtsausübung in der Schweiz nötigen Bindungen nicht
einzugehen wünschen, die Gleichstellung der Beklagten mit einer Holding
zu rechtfertigen. Vielmehr würde ihr dadurch ein Vorteil zugebilligt,
der Inländern nach dem Landesrecht verweigert werden muss. Dieses Recht
so anwenden, wie die Vorinstanz es getan hat, heisst deshalb nicht,
wirklichkeitsfremd oder nach rein formalen Gesichtspunkten entscheiden.
Erwägung 4
4.- Da die international registrierte Einzelmarke YOPI der Beklagten
in der Schweiz nicht als solche anerkannt und geschützt werden kann,
ist auch die Abweisung der Widerklage nicht zu beanstanden; dieser ist
mit der Gutheissung der Klage der Boden entzogen.
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des
Kantons Bern vom 19. Dezember 1972 bestätigt.